Aktenzeichen 3 Ni 64/16 (EP)
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent 2 451 303
(DE 60 2010 019 985)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2019 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Dr.-Ing. Fritze, den Richter Hermann, den Richter Dr.-Ing. Schwenke und Richter Dipl.-Ing. Gruber
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 2 451 303 wird im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 5 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 2 451 303 B1. Die Veröffentlichung der Patenterteilung des am 5. Juli 2010 in englischer Sprache angemeldeten Patents, das die Priorität IT BO20090432 vom 3. Juli 2009 in Anspruch nimmt, erfolgte am 5. November 2014 unter der Bezeichnung „Visor Retention System“ („Visierhaltesystem“).
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Das Patent umfasst den unabhängigen Anspruch 1 sowie die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8.
3
Mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2016 hat die Klägerin Nichtigkeitsklage erhoben. Diese stützt sich auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. 138 (1) a) EPÜ i. V. m. Art II, § 6, Abs. 1, Nr. 1 IntPatÜG). Zudem gehe der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglichen europäischen Patentanmeldung hinaus (Art. 138 (1) c) EPÜ i. V. m. Art II, § 6, Abs. 1, Nr. 3 IntPatÜG). Der Angriff richtet sich gegen die Patentansprüche 1 bis 5.
4
Die Klägerin verweist auf die Dokumente
5
NK1 US 2006/0010572 A1,
6
NK2 US 2008/0290081 A1,
7
NK3 3M, Repositionable Tapes 665, 666, 9415PC, 9416, 9425, 9425HT, 9449S, Technical Data, August, 2006,
8
NK4 Internetartikel Fog City vs. ProGrip Helmet Visor Inserts, web.archive.org, 11. Mai 2008,
9
NK5 JP S63-219609 A,
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NK5a englische Übersetzung der Beschreibung der NK5,
11
NK5b englische Übersetzung der Ansprüche der NK5,
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NK6 WO 2010/088596 A1,
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NK7 Informationsbroschüre zu Isopropylalkohol,
14
NK8 Archivierte Internetseite zu Klebebändern,
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NK8a Screenshot zur NK8,
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NK9 Archivierte Internetseite zu Dichtungen,
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NK9a Variante zur NK9 ohne Einblendung,
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NK9b Screenshot zur NK9,
19
NK10 Archivierte Internetseite zu Scheiben aus laminiertem Material,
20
NK10a Screenshot zur NK10,
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NK11 WO 94/12969 zu BGH, Urteil vom 14.10.2003, X ZR 4/00 –
22
Elektronische Funktionseinheit,
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NK12 US 07/983,370 zu BGH, Urteil vom 14.10.2003, X ZR 4/00 –
24
Elektronische Funktionseinheit,
25
NK13 WO 2009/056608 A1,
26
NK14 PCT Request zur Anmeldung des Streitpatents,
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NK15 US 4,097,930,
28
NK16 US 7,102,602 B2,
29
CD Videos und Screenshots AV1 bis AV5,
30
ST1 Streitpatent EP 2 451 303 B1 (Anmeldung PCT/IB2010/001650),
31
ST2 WO 2011/001278 A1, Offenlegungsschrift der Anmeldung PCT/IB2010/001650,
32
ST3 Registerauszug DE 60 2010 019 985.1,
33
ST4 Merkmalsgliederung Hauptantrag,
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ST5 EPA-Registerauszug zur NK6 und
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ST6 Prioritätsbeleg zur Anmeldung PCT/IB2010/001650.
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Die Klägerin macht zum Hauptantrag geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber den Druckschriften NK1, NK4, NK5/NK5a/NK5b, NK6 und NK13 sowie den Videos AV2 und AV3. Zudem mangele es ihm an erfinderischer Tätigkeit gegenüber einer Kombination von NK2 und NK3 sowie gegenüber NK5/NK5a/NK5b selbst bzw. in deren Verbindung mit NK8. Die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 5 seien nicht neu gegenüber der NK6. Der Gegenstand des Unteranspruchs 2 sei nicht neu gegenüber NK1 und nicht erfinderisch gegenüber der Kombination von NK2 mit NK3. Der Gegenstand des Unteranspruchs 3 sei nicht neu gegenüber der NK13 und nicht erfinderisch gegenüber NK1 und der Kombination von NK2 mit NK3, der übereinstimmende Unteranspruch 4 sei deshalb ebenfalls nicht bestandsfähig. Der Gegenstand des Unteranspruchs 5 schließlich beruhe gegenüber der NK1 i. V. m. dem Fachwissen oder der NK3 nicht auf erfinderischer Tätigkeit, auch die Kombination von NK2 mit NK3 lege ihn nahe. Die Unteransprüche 3 und 5 seien durch die Veröffentlichung des Videos AV2 neuheitsschädlich getroffen, wobei die jeweiligen Gegenstände der Unteransprüche 2 und 4 dann auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Durch die offenkundige Vorbenutzung gemäß Video AV3 seien die Gegenstände der Unteransprüche 2, 3 und 5 neuheitschädlich vorweggenommen, der Gegenstand des Unteranspruchs 4 sei nahegelegt.
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der ursprünglichen europäischen Patentanmeldung ST2 hinaus. Nicht ursprünglich offenbart sei, dass die Dichtung (2) durch adhäsive Eigenschaften gekennzeichnet sei, so dass die Scheibe (1) vom Visier (7) lösbar, neu positionierbar und auswechselbar ist.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I sei nicht neu gegenüber NK13, NK6, AV2 und AV3 und nahegelegt durch NK1, ggf. in Kombination mit NK13, sowie NK5, ggf. in Kombination mit NK8 oder NK13. Die Gegenstände des Anspruchs 1 gemäß der weiteren Hilfsanträge seien sämtlich nicht ursprungsoffenbart. Die der Hilfsanträge II, III, IV und V seien auch nicht neu gegenüber NK13 und nicht erfinderisch gegenüber NK1. Die Gegenstände des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen IV und VIII seien durch NK5, ggf. in Kombination mit NK8, NK13/NK11, NK15 und/oder NK16 nahegelegt. Dies gelte ebenso gegenüber AV2 und AV3, ggf. in Kombination mit NK15 oder NK16. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag VI sei nicht neu gegenüber NK6 und nahegelegt durch NK5, ggf. in Kombination mit NK8 oder NK11. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag VII sei nahegelegt durch NK5, ggf. in Kombination mit NK8 oder NK13. Die im Abs. [0009] des Streitpatents genannten Dichtungen seien aus NK9/NK9a/NK9b bekannt. Antibeschlagscheiben aus laminiertem Material zuzuschneiden, sei gegenüber der NK10/NK10a rein fachmännisch.
39
Unter Hinweis auf die ST6, ST2 und ST1 sowie das von der Beklagten eingereichte Anmeldeformular „PCT Request“ zur Anmeldung PCT/IB2010/001650 (HRM6) macht die Klägerin fehlende Anmelderidentität geltend, so dass die vom Streitpatent in Anspruch genommene Priorität unwirksam sei.
40
Die Klägerin beantragt,
41
das europäische Patent EP 2 451 303 im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 5 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
42
Die Beklagte beantragt,
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die Klage abzuweisen,
44
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung eines der Hilfsanträge I bis IX gemäß Schriftsatz vom 12. Dezember 2018 (jeweils in der Verfahrenssprache) erhält und die Patentansprüche 6 bis 8 in ihren Rückbeziehungen auf die Patentansprüche 1 und 6 der erteilten Fassung bestehen bleiben.
45
Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass eine Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags IX nicht mehr weiterverfolgt werde.
46
Der erteilte Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Englisch lautet:
47
„A retention system usable to install in the internal surface of face-shields (7), for example in motorcycle helmet’s visors, several type of devices. The system includes at least one screen (1), held as a support, at least in part, from the internal surface of the visor (7) through at least one gasket (2) characterized by adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable.“
48
In deutscher Übersetzung lautet der Patentanspruch 1:
49
„Das Rückhaltesystem ist nützlich für den Einbau verschiedener Arten von Vorrichtungen auf der Innenfläche der Helmvisiere, zum Beispiel für Motorradfahrer Helme. Das System enthält mindestens eine Linse (1), die zumindest teilweise von der Innenfläche des Visiers (7) durch mindestens eine Abdichtung (2) mit Klebeeigenschaften unterstützt ist. Dieses System ist dadurch charakterisiert, dass es entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist.“
50
Die angegriffenen Patentansprüche 2 bis 5 lauten:
51
2. A Retention re-positionable system according to claim 1 that utilizes at least a gasket (2) capable of hermetically insulate the cavity (8) between the visor (10) and the screen (1).
52
3. A Retention re-positionable system according to claim 2 that comprises at least one screen (1) composed, at least in part, of transparent plastic material. Such screen has flat shape/profile and is of a flexible type: so it can be bended to follow the radius of curvature of the visor (10) and its resistance to bending feature can promote a depressive phenomenon inside the cavity (8).
53
4. A Retention re-positionable system according to claim 2 that comprises at least one screen (1) composed, at least in part, of transparent plastic material. Such screen has a bended shape/profile and is of a flexible type: so it can be bended to follow the radius of curvature of the visor (10) and its resistance to bending feature can promote a depressive phenomenon inside the cavity (8).
54
5. A Retention re-positionable system according to claim 1 that utilizes at least one gasket (2) having adhesive feature that could be enhanced treating the surfaces with isopropyl alcohol or different compounds/preparations.
55
In deutscher Übersetzung lauten die Patentansprüche 2 bis 5:
56
2. Neu positionierbares Rückhaltesystem nach Anspruch 1, das zumindest eine Abdichtung (2) verwendet, die in der Lage ist den Hohlraum (8) zwischen dem Visier (10) und der Scheibe (1) hermetisch zu isolieren.
57
3. Neu positionierbares Rückhaltesystem nach Anspruch 2, das mindestens eine Linse (1) enthält die zumindest teilweise aus durchsichtigem Kunststoff zusammengesetzt ist. Diese Linse (1) hat eine ebene/s Form/Profil und ist flexibel: daher kann sie sich verbiegen, indem sie dem Krümmungsradius des Visiers (10) folgt und seine Eigenschaften der Biegefestigkeit sind derart, dass ein Tiefdruck im Hohlraum (8) gefördert werden kann.
58
4. Neu positionierbares Rückhaltesystem nach Anspruch 2, das mindestens eine Linse (1) enthält die zumindest teilweise aus durchsichtigem Kunststoff zusammengesetzt ist. Diese Linse (1) hat eine ebene/s Form/Profil und ist flexibel: daher kann sie sich verbiegen, indem sie dem Krümmungsradius des Visiers (10) folgt und seine Eigenschaften der Biegefestigkeit sind derart, dass ein Tiefdruck im Hohlraum (8) gefördert werden kann.
59
5. Neu positionierbares Rückhaltesystem nach Anspruch 1, das zumindest eine mit Klebeeigenschaften versehene Abdichtung verwendet (2), die durch das Behandeln der Oberfläche mit Isopropylalkohol oder anderen Verbindungen/Zubereitungen verstärkt werden können.
60
Wegen des Wortlauts der nicht angegriffenen abhängigen Ansprüche 6 bis 8 wird auf das Streitpatent Bezug genommen.
61
Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ist am Ende ergänzt mit „; and wherein the screen (1) generally has a flat shape and is a flexible type to give a bending differential between the screen (1) and visor (7)” („; und wobei die Linse (1) eine ebene/s Form/Profil hat und flexibel ist, sodass sich ein Biegeunterschied zwischen Linse (1) und dem Visier (7) ergibt“).
62
Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II ist am Ende ergänzt mit „; and wherein the screen (1) has no electronically controlled device“ („; und wobei die Linse (1) kein elektronisch gesteuertes Bauelement aufweist“).
63
Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III ist am Ende ergänzt mit „; wherein the screen (1) generally has a flat shape and is a flexible type to give a bending differential between the screen (1) and visor (7); and wherein the screen (1) is not electronically controlled” („; wobei die Linse (1) eine ebene/s Form/Profil hat und flexibel ist, sodass sich ein Biegeunterschied zwischen Linse (1) und dem Visier (7) ergibt; und wobei die Linse (1) kein elektronisch gesteuertes Bauelement aufweist“).
64
Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV beansprucht “An assembly comprising a visor (7) and a retention system usable to install in the internal surface of face-shield (7), for example a motorcycle helmet’s visor, several type of devices. The retention system includes at least one screen (1), held as a support, at least in part, from the internal surface of the visor (7) through at least one gasket (2) characterized by adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable; and wherein the visor (7) is an injection molded visor (7) or a laminated material thermoformed visor (7).” („Anordnung umfassend ein Visier (7) und ein Rückhaltesystem nützlich für den Einbau verschiedener Arten von Vorrichtungen auf der Innenfläche der Helmvisiere, zum Beispiel für Motorradfahrer Helme. Das Rückhaltesystem enthält mindestens eine Linse (1), die zumindest teilweise von der Innenfläche des Visiers (7) durch mindestens eine Abdichtung (2) mit Klebeeigenschaften unterstützt ist. Dieses System ist dadurch charakterisiert, dass es entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist; und wobei das Visier (7) durch Spritzguss geformt ist oder ein Visier (7) aus einem laminierten thermogeformten Material ist.“).
65
Anspruch 1 nach Hilfsantrag V ergänzt denjenigen aus Hilfsantrag IV um den Zusatz aus Hilfsantrag I, hier als Einschub nach „and replaceable“ („und austauschbar ist“).
66
Anspruch 1 nach Hilfsantrag VI beansprucht „An assembly comprising a visor (7) and a retention system usable to install in the internal surface of face-shield (7), for example a motorcycle helmet’s visor, several type of devices. The retention system includes at least one screen (1), held as a support, at least in part, from the internal surface of the visor (7) through at least one gasket (2) characterized by adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable; and wherein the visor (7) is a non-recessed visor (7).” („Anordnung umfassend ein Visier (7) und ein Rückhaltesystem nützlich für den Einbau verschiedener Arten von Vorrichtungen auf der Innenfläche der Helmvisiere, zum Beispiel für Motorradfahrer Helme. Das Rückhaltesystem enthält mindestens eine Linse (1), die zumindest teilweise von der Innenfläche des Visiers (7) durch mindestens eine Abdichtung (2) mit Klebeeigenschaften unterstützt ist. Dieses System ist dadurch charakterisiert, dass es entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist; und wobei das Visier (7) ein aussparungsfreies Visier (7) ist.“).
67
Anspruch 1 nach Hilfsantrag VII ergänzt dies durch den Einschub „; wherein the screen (1) is not electronically controlled” („; wobei die Linse (1) kein elektronisch gesteuertes Bauelement aufweist“) nach „and replaceable“ („und austauschbar ist“).
68
Anspruch 1 nach Hilfsantrag VIII ergänzt den aus Hilfsantrag VI um den Zusatz „; and wherein the visor (7) is an injection molded visor (7) or a laminated material thermoformed visor (7)“ („; und wobei das Visier (7) durch Spritzguss geformt ist oder ein Visier (7) aus einem laminierten thermogeformten Material ist“).
69
In den Hilfsanträgen I, III und V sind Anspruch 3 an den geänderten Anspruch 1 angepasst, Anspruch 4 gestrichen und die Nummerierung des Anspruchs 5 angepasst worden.
70
In den Hilfsanträgen IV bis VIII sind die angegriffenen abhängigen Ansprüche in Anlehnung an den jeweiligen Anspruch 1 nun auf „An assembly“ („Anordnung“) gerichtet.
