Europarecht

Patentnichtigkeitsklage: Zulässigkeit trotz Erlöschens des Streitpatents – Phytase

80331,80333,80335,80336,80337,80339,80469,80538,80539,80634,80636,80637,80638,80639,80686,80687,80689,80796,80797,80798,80799,80801,80802,80803,80804,80805,80807,80809,80933,80933,80935,80937,80939,80992,80993,80995,80997,80999,81241,81243,81245,81247,81249,81369,81371,81373,81375,81377,81379,81475,81476,81477,81479,81539,81541,81543,81545,81547,81549,81667,81669,81671,81673,81675,81677,81679,81735,81737,81739,81825,81827,81829,81925,81927,81929,85540,92275,,,,

Aktenzeichen  X ZR 24/19

Datum:
26.1.2021
Rechtsgebiet:
Gerichtsart:
BGH
Dokumenttyp:
ECLI:
ECLI:DE:BGH:2021:260121UXZR24.19.0
Normen:
§ 81 PatG
Spruchkörper:
10. Zivilsenat

Leitsatz

Phytase
Eine Nichtigkeitsklage bleibt trotz Erlöschens des Streitpatents zulässig, wenn der Patentinhaber nach einem erfolglos gebliebenen gerichtlichen Antrag auf Durchführung eines Besichtigungsverfahrens auf Anfrage des Nichtigkeitsklägers hin erklärt, er sei nach wie vor gewillt, alle IP-Rechte bezüglich der betroffenen Produkte zu verteidigen.

Verfahrensgang

vorgehend BPatG München, 20. November 2018, Az: 3 Ni 45/16 (EP), Urteil

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 20. November 2018 abgeändert.
Das europäische Patent wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass in Patentanspruch 13 die Formulierung “or 5 to 5.5” gestrichen wird.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen

Tatbestand

1
Die Beklagte ist Inhaberin des am 23. Juni 1999 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 25. Juni 1998 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 090 129 (Streitpatents), das die Überexpression von Phytase in Hefesystemen betrifft. Das Streitpatent umfasst 32 Patentansprüche. Die Patentansprüche 1, 13, 18, 24 und 30 haben in einem Einspruchsverfahren folgende Fassung erhalten:
1. A method of producing phytase in yeast comprising:providing an appA gene isolated from bacterial cells, which appA gene encodes a protein or polypeptide with phytase activity, expressing said appA gene in a yeast strain, and isolating the expressed protein or polypeptide.
13. The protein or polypeptide obtainable by a method according to claim 1 having phytase activity with optimum activity in a temperature range of 57 – 65°C and at a pH of 2.5 to 3.5 or 5 to 5.5.
18. A yeast strain comprising:an appA gene isolated from bacterial cells, which appA gene encodes a protein or polypeptide with phytase activity and which is functionally linked to a promoter capable of expressing phytase in yeast, wherein said protein or polypeptide has increased thermostability when expressed in a yeast host cell as compared to that of said protein or polypeptide expressed in a non-yeast host cell.
24. A vector comprising:an appA gene isolated from bacterial cells, which gene encodes a protein or polypeptide with phytase activity; a promoter functionally linked to the appA gene, said promoter capable of initiating transcription in yeast; and an origin of replication capable of maintaining the vector in yeast, wherein said protein or polypeptide has increased thermostability when expressed in a yeast host cell as compared to that of said protein or polypeptide expressed in a non-yeast host cell.
30. A method of converting phytate to inositol and inorganic phosphorus comprising:providing an appA gene isolated from bacterial cells; expressing a protein or polypeptide with phytase activity from said gene in a yeast host cell; and contacting the protein or polypeptide with phytate to catalyze the conversion of phytate to inositol and inorganic phosphorus.
2
Die Klägerin hat das Streitpatent vollumfänglich angegriffen und mangelnde Ausführbarkeit, unzulässige Erweiterung sowie fehlende Patentfähigkeit geltend gemacht. Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Linie in einer Fassung verteidigt, in der in Patentanspruch 13 die Passage “or 5 to 5.5” entfällt, hilfsweise in sechzehn weiteren geänderten Fassungen.
3
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent mit ihren erstinstanzlichen Anträgen und drei weiteren Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

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