IT- und Medienrecht

Aktenzeichen  21 O 2247/17

Leitsatz

Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin eine Mitberechtigung an dem deutschen Teil des EP 2 615 462 B1, DE 60 2010 038 895 einzuräumen.
II. Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die Einwilligung zu erklären, dass die Klägerin als Mitinhaberin des deutschen Teils des EP 2 615 462 B1, DE 60 2010 038 895, in das Register eingetragen wird.
III. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin durch Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie und/oder soweit der Beklagten bekannt, Dritte seit dem 15.11.2010 Instrumente zur automatisierten Wärmbehandlung von Flüssigkeitsproben, die umfassen ein temperaturgesteuertes Aufnahmebehältnis zum Beladen mit einer Vielzahl von Behältern zum Aufnehmen von Proben, wobei das Aufnahmebehältnis so ausgeführt ist, dass es eine Wärmeverbindung mit den beladenen Behältern bildet; ein Detektionsmodul, das ausgestattet ist mit einer Detektionsanordnung, die mit einem oder mehreren Detektoren zum Detektieren von Licht, das aus den Proben emittiert wird, versehen ist, und einer Kopplungsanordnung, die mit einer Vielzahl von optischen Fasern zum Übertragen des emittierten Lichts zu der Detektionsanordnung versehen ist, wobei die optischen Fasern einen ersten und einen zweiten Endabschnitt aufweisen, wobei der erste Endabschnitt und der zweite Endabschnitt jeder optischer Faser relativ zueinander fixiert sind; einen Bewegungsmechanismus zum Bewegen der Kopplungsanordnung und/des Aufnahmebehältnisses in einer Weise zum Variieren des Zwi- schenabstandes zwischen der Kopplungsanordnung und dem Aufnahmebehältnis, so dass ermöglicht wird, dass die Behälter in das Aufnahmebehältnis geladen oder aus diesem entladen werden, und dass eine Detektion des Lichtes aus den Proben, die in einem oder mehreren der in das Aufnahmebehältnis geladenen Behältern enthalten sind, ermöglicht wird, hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen zu haben, bei denen die Kopplungsanordnung mit einer Abdeckungsheizung zum Erwärmen einer abdichtenden Abdeckung ausgestattet ist, die über eine Viel-Mulden-Platte mit einer Vielzahl von Mulden zum Aufnehmen der Proben platziert ist, und zwar in einem aufgeschlüsselten, geordneten Verzeichnis unter Angabe insbesondere
a) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer unter Vorlage der entsprechenden Lizenzverträge in Kopie,
b) der erzielten Lizenzeinnahmen und/oder der sonstigen entgeltlichen Vorteile aus der Lizenzvergabe, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren unter Vorlage der Lizenzabrechnungen in Kopie,
c) Austausch oder Verkauf der Erfindungsrechte im In- und Ausland über etwaige korrespondierende Gegenleistungen unter Vorlage der entsprechenden Verträge in Kopie,
d) Herstellungsmengen und -zeiten,
e) der Menge der erhaltenen oder bestellten Instrumente, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,
f) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
g) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
h) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und -medien, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu e) bis g) Auftragsbelege, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Liefer- und Zollpapiere sowie Angebotsunterlagen vorzulegen hat.
IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist,
a) der Klägerin die aus der Eigen- und Fremdnutzung stammenden Vorteile, die durch die unter Ziff. III. bezeichneten, seit dem 15. November 2010 begangenen Handlungen erzielt oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelderin gezogen wurden, auszugleichen,
b) der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der unberechtigten Patentanmeldung gem. Ziff. III. entstanden ist.
V. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
VI. Die Kosten des Rechtstreits werden gegeneinander aufgehoben.
VII. Das Urteil ist in Ziffer III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,– EUR, in Ziffer VI. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Der Streitwert wird endgültig auf 150.000,– EUR festgesetzt.

Gründe

Die zulässige Klage ist nur zum Teil begründet.
A.
Die Beklagte hat einen nicht unbeachtlichen Teil der Lehre ihres Vindikationspatents von der von der Klägerin geltend gemachten und ihr gegenüber offenbarten Lehre übernommen.
Da die Klägerin aktivlegitimiert ist (I.), steht ihr ein Anspruch aus Art. II § 5 Abs. 1 Satz 2 IntPatÜG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 EPÜ auf Einräumung einer Mitberechtigung am deutschen Teil des EP 2 615 462 B1, DE 60 2010 038 895, sowie auf Eintragung in das Register beim DPMA samt Folgeansprüchen zu (II.)
I. Die Klägerin ist hinsichtlich der geltend gemachten Vindikation sowie der Folgeansprüche aktivlegitimiert.
Sie hat durch Vorlage der Anlagen K 5, K 19 A sowie K 29 zur Überzeugung des Gerichts dargelegt und bewiesen, dass sowohl der nach den Angaben der Klägerin alleinige Erfinder, Herr H., sowie auch alle anderen in der US- und PTCAnmeldung genannten (Mit-)Erfinder ihre Ansprüche auf Übertragung an sie abgetreten haben.
II. Ausgehend von den auf einen Vindikationsanspruch anzuwendenden Grundsätzen (1.) zeigt der Vergleich der Lehre des Vindikationspatents (2.) mit der von der Klägerin geltend gemachten Lehre (3.) eine wesentliche, wenn auch nicht vollständige Übereinstimmung (4.).
Die dagegen gerichteten rechtlichen Bedenken der Beklagten verfangen nicht (5.). Die Annexansprüche sind ebenfalls begründet (6.). Ein Anspruch der Beklagten auf Ersatz der für die Anmeldung aufgewendeten Kosten besteht nicht (7.)
1. Ob ein Berechtigter die Übertragung eines Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme bzw. unberechtigte Annahme geltend gemacht wird. Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Das lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (GRUR 2016, 265 Rn. 22 – Kfz-Stahlbauteil zu § 8 PatG).
Zu prüfen ist mithin, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat. Bei der Prüfung der Frage, welche schöpferischen Beiträge dazu von welchen Personen geleistet worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprüche nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist. Dabei geht es jedoch nicht darum, ob der Patentanspruch auf diejenige Ausführungsform beschränkt ist, die in der Beschreibung genannt ist, sondern lediglich darum, ob eine beschriebene Ausführungsform nicht mehr unter den Patentanspruch subsumiert werden kann, also außerhalb des patentrechtlich geschützten Gegenstands liegt und daher eine Miterfinderschaft an dem geschützten Gegenstand auch nicht begründen kann.
Im Übrigen gilt das Gleiche, was auch ansonsten für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer Patentanmeldung gilt. Der Gegenstand der Erfindung ergibt sich aus der Anmeldung insgesamt; die Patentansprüche sind lediglich ein Teil der Gesamtoffenbarung.
Nur wenn dies beachtet wird, ist gewährleistet, dass Gegenstand und Umfang der schöpferischen Beteiligung an einer Erfindung unabhängig davon bestimmt werden, ob auf diese Erfindung bereits ein Patent erteilt ist, wie breit der Anspruch formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in welchem Umfang ein breiter Anspruch durch spätere Entscheidungen in einem Einspruchs-, Nichtigkeits- oder Beschränkungsverfahren beschränkt wird (vgl. zum Ganzen BGH GRUR 2011, 903 Rn. 16-18 – Atemgasdrucksteuerung).
b) Ferner wäre es verfehlt, die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs darauf hin zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind, um sie bejahendenfalls für einen schöpferischen Beitrag eines Miterfinders auszuschließen. Denn es steht der Patentfähigkeit einer technischen Lehre nicht schon automatisch entgegen, dass jedes ihrer Merkmale für sich genommen im Stand der Technik bekannt ist. Entscheidend sind die technische Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beiträge, die die einzelnen Erfinder zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben (BGH, a.a.O., Rn. 21).
Von schöpferischer Förderung einer Erfindung kann nicht erst und nur dann die Rede sein, wenn sie in die endgültige Fassung der Ansprüche Eingang gefunden hat, sondern dafür kann ausreichen, wenn damit auf dem Wege zur endgültigen Gestalt der Erfindung beigetragen wurde (BGH GRUR 2016, 265 Rn. 31 – KfzStahlbauteil mit Verweis auf BGH GRUR 2011, 903 Rn. 16 – Atemgasdrucksteuerung).
c) Für die eine Mitberechtigung begründende Miterfinderschaft reicht daher bereits ein eigenständiger schöpferischer Beitrag aus, der nicht unbedingt selbständig erfinderisch sein muss (BGH GRUR 2011, 903 Rn. 14 – Atemgasdrucksteuerung).
Ausgehend von diesen Grundsätzen gilt für den vorliegenden Fall folgendes:
2. Die Lehre des Vindikationspatents lässt sich ausgehend von den Patentansprüchen zunächst wie folgt darstellen:
1. Instrument (1) zur automatisierten Wärmebehandlung von Flüssigkeitsproben (5), das umfasst:
2. ein temperaturgesteuertes Aufnahmebehältnis (28) zum Beladen mit einer Vielzahl von Behältern (4) zum Aufnehmen von Proben (5), wobei das Aufnahmebehältnis (28) so ausgeführt ist, dass es eine Wärmeverbindung mit den beladenen Behältern (4) bildet;
3. ein Detektionsmodul (6), das ausgestattet ist mit
3.1 einer Detektionseinrichtung (10), die mit einem oder mehreren Detektoren (11) zum Detektieren von Licht (24), das aus den Proben (5) emittiert wird, versehen ist, und
3.2 einer Kopplungsanordnung (12), die mit einer Vielzahl von optischen Fasern (13, 14) zum Übertragen des emittierten Lichts (9, 24) zu einer Detektionsanordnung (10) versehen ist, wobei die optischen Fasern (13,14) einen ersten und einen zweiten Endabschnitt (15, 17) ausweisen wobei der erste Endabschnitt (15) und der zweite Endabschnitt (17) jeder optischer Faser (13, 14) relativ zueinander fixiert sind,
4.a) einen Bewegungsmechanismus (52) zum Bewegen der Kopp lungsanordnung (12) und/oder des Aufnahmebehältnisses (28) in einer Weise zum Variieren des Zwischenabstandes zwischen der Kopplungsanordnung (12) und dem Aufnahmebehältnis ((28), so dass ermöglicht wird, dass die Behälter (4) in das Aufnahmebehältnis (28) geladen oder aus diesen entladen werden,
4.b) eine Detektion des Lichts (24) aus den Proben (5), die in einem oder mehreren der in das Aufnahmebehältnis geladenen Behältern (4) enthalten sind, wird ermöglicht.
5.die Kopplungsanordnung (12) ist mit einer Abdeckheizung (64) zum Erwärmen einer abdichtenden Abdeckung (34) ausgestattet, die über eine Viel-Mulden-Platte (3) mit einer Mehrzahl von Mulden (4) zum Aufnehmen der Proben platziert ist.
(Anspruch 1)
6. Die Abdeckheizung (64) weist ein erwärmtes plattenartiges Heizelement (66) auf, das so ausgeführt ist, dass es mit der abdichtenden Abdeckung (34) in physischen Kontakt gebracht wird, wobei das Heizelement (66) mit einer Vielzahl von Öffnungen (78) ausgestattet ist, die erste Endabschnitte (15) der optischen Fasern (13, 14) aufnehmen (Anspruch 2);
7. die optischen Fasern (13, 14) sind gegen das Heizelement (66) wärmeisoliert (Anspruch 3);
8. die Öffnungen (78) sind so ausgeführt, dass sie Hohlräume für den Fall bilden, dass das Heizelement (66) mit einer Viel-Mulden-Platte (3) in Kontakt kommt, wobei die Hohlräume so ausgelegt sind, dass sie die Mulden (4) optisch gegeneinander abschirmen (Anspruch 4);
9. das Heizelement (66) ist so ausgeführt, dass es einen mechanischen Druck auf die Viel-Mulden-Platte (3) aufbringt, um die Mulden (4) in die Ausnehmung (33) des Aufnahmebehältnisses (28) zu drücken (Anspruch 5);
10. das Heizelement (66) ist so ausgelegt, dass es mit der abdichtenden Abdeckung (34) nur in Kontaktregion (71) zwischen einander angrenzenden Mulden (4) in Kontakt kommt (Anspruch 6).
Von der Kopplungsanordnung (Merkmal 3.2) sind gemäß der Beschreibung auch Ausführungen in Form eines Chassis (38) umfasst, das aus vier vertikalen Platten, einer horizontalen Platte und zwei beabstandeten unteren horizontalen Platten besteht [0041; Fig. 2].
Die Konstruktion über Abstandshalter ist auch erforderlich, wenn der Bewegungsmechanismus (Merkmal 4. a) so ausgestaltet ist, dass die Kopplungsanordnung bewegt wird, um ein Wiederbefüllen der Aufnahmebehälter (4) zu ermöglichen. Das sehen sowohl der Anspruch 1 (Merkmal 4. a) als auch die Beschreibung vor [0009, 0010].
Dass der Bewegungsmechanismus auf eine vertikale Bewegung ausgerichtet ist, folgt zwar nicht unmittelbar aus Anspruch 1 (Merkmal 4.a). Es ergibt sich aber aus den Fig. 7A und 7B sowie der Beschreibung [0045], [0060] sowie [0061]:
„Due to the fact that at least the first and second end portions 15, 17 of the optical fibers 13, 14 are fixed with respect to each other, it can be avoided that mechanical forces act on the optical fibers 13, 14 during a vertical movement of the detection module 6.” [0045]
Zwar wird in [0045], [0060] und [0061] jeweils nur von der Bewegung des Detektionsmoduls (6) (Merkmal 3) gesprochen. Dieses besteht aber, wie Anspruch 1 (Merkmal 3) lehrt, sowohl aus der Detektionsanordnung (10) (Merkmal 3.1) wie auch der Kopplungsanordnung (12) (Merkmal 3.2).
Durch eine vertikale Bewegung können die in der Kopplungsanordnung angebrachten Glasfasern ebenfalls bewegt werden, was dann zu dem als nachteilig festgestellten Brechen der Fasern bzw. zum sogenannten „Crosstalk“ führen könnte. Daher ist eine Fixierung der Fasern für den Fall der vertikalen Bewegung der Kopplungsanordnung für ein einwandfreies Funktionieren des Analysegeräts essentiell. Das wird durch die vorbeschriebene Fixierung der Fasern innerhalb des Chassis (38) erreicht.
3. Die von der Klägerin geltend gemachte Erfindung betrifft ein optisches System zur Analyse von Licht, das aus Reaktionsgefäßen ausgesandt wir, in denen chemische oder biochemische Reaktionen stattfinden.
Die von der Klägerin geltend gemachte Lehre beschreibt unter anderem als Problem von im Stand der Technik bekannten Analysegeräten das Überlappen der Signale (Anlage K 6, Seite 2, Zeile 31-32), die fehlende Differenzierung der Lichtwellen, was extra Apparate hierfür erforderlich macht, was wiederum die Komplexität, Größe und die Kosten der Geräte erhöht (Anlage K 6, Seite 3, Zeile 5-20). Zudem beanspruche die (Re-)Konfiguration der optischen Apparate zur Analyse anderer Wellenbereiche viel Zeit (Anlage K 6, Seite 3, Zeile 21-31).
Als Aufgabe wird daher die Möglichkeit beschrieben, verschiedene Wellenlängen aus einer Vielzahl von Reaktionsgefäßen gleichzeitig analysieren zu können (Anlage K 6, Seite 3, Zeile 32 – Seite 4 Zeile 1-2).
Als Lösung schlägt die von der Klägerin geltend gemachte Lehre des Herrn H. ausgehend von der US-Patentanmeldung sowie der vorgelegten Anlage K 15 bis K 19 ein Gerät mit folgenden Merkmalen vor:
(1.) Ein Instrument zur gleichzeitigen Analyse von Lichtspektren aus einer Vielzahl von Proben, dadurch gekennzeichnet dass (Anlage K 6),
(2.) die Analyse über Glasfasern erfolgt, die paarweise als Anregungs- bzw. Emissionsfasern dienen und zwischen zwei, durch starre Abstandshalter miteinander verbundene Platten aufgespannt sind, so dass eine Bewegung der Fasern relativ zueinander ausgeschlossen ist (Anlage K 17, K 19),
(3.) wobei die untere Platte, in der die unteren Ende der Lichtleitfasern paarweise befestigt sind, oberhalb einer Multi-Well-Platte angeordnet ist, in der die zu analysierenden Flüssigkeitsproben enthalten sind (Anlage K 15, Anlage K 6, Fig. 1)
(4.) wobei die untere Platte eine Abdeckheizung zum Erwärmen einer abdichtenden Abdeckung über der Multi-Well-Platte enthält und wobei die Fasern gegen die von der Abdeckheizung ausgestrahlte Wärme isoliert sind (Anlage K 6, Seite 12, Zeile 23-26),
(5.) die Multi-Well-Platte von einer Block-Heizung zum Erwärmen der Flüssigkeitsproben aufgenommen wird (Anlage K 6, Seite 12, Zeile 11-12).
Nicht Gegenstand der Erfindung ist ein Bewegungsmechanismus, wie er von der Beklagten als Merkmal 4.a) zum Gegenstand ihrer Patentanmeldung gemacht wurde. Er ergibt sich entgegen der Auffassung der Klägerin (Klageschrift, Seite / Bl. 17 d.A.) auch nicht aus der Beschreibung der US-Patentanmeldung (Anlage K 6, Seite 12, Zeile 7-12) oder den ergänzend heranzuziehenden Zeichnungen.
Sofern die Klägerin hierzu auf das Scheiben eines EPA-Prüfers in der Anlage K 18 verweist, kann sie damit nicht durchdringen. Zunächst ist auch der dort geäußerten Ansicht nur zu entnehmen, dass ein Bewegungsmechanismus mitoffenbart wird. Das ist denknotwendig, da ansonsten das Analysegerät nicht mit Proben be- bzw. entladen werde könnte. Daraus folgert der EPA-Prüfer im Erteilungsverfahren, dass die Kopplungsanordnung und/oder das Aufnahmebehältnis zu bewegen sind.
Demgegenüber ist anzuführen, dass der Bewegungsmechanismus („moving mechanism“) gerade nicht Gegenstand der Patentsprüche ist. Zwar setzt die Lehre der Klägerin einen solchen voraus. Wie dieser ausgestaltet sein soll, ist jedoch nicht offenbart. Insbesondere ist nicht dargestellt, dass die Kopplungsanordnung in vertikaler Weise zu bewegen ist. Vielmehr lässt die klägerische Erfindungslehre offen, ob nur das Aufnahmebehältnis bewegt wird oder auch der sogenannte Adapter.
Gegen eine entsprechende Offenbarung spricht weiterhin, dass auch bei der Darstellung der Aufgabe sowie der Lösung der Lehre kein Bezug zu einem Bewegungsmechanismus hergestellt wird.
Auch aus den Anlagen K 15 bis K 19 ergibt sich kein Hinweis auf eine entsprechende Bewegung des Adapters. Der Fokus der dortigen Ausführungen ist stets auf die Verwendung von Glasfasern und den sogenannten Adapter/Kopplungsanordnung sowie die Verwendung eines Prismas gerichtet. Die sich daran anschließende Frage, wie bzw. ob die Kopplungsanordnung und/oder die Einheit mit den Flüssigkeitsproben zueinander zu bewegen sind, wird überhaupt nicht adressiert.
4. Der Vergleich den beiden Lehren zeigt, dass sie zwar zum Teil identische Merkmale enthalten (aa), aber nicht vollkommen übereinstimmen (bb). Eine Wesensgleichheit der Erfindungen ist daher zu verneinen (cc).
a) Die jeweiligen Lehren der Parteien stimmen jedenfalls dahingehend überein, dass sie eine Kopplungsanordnung enthalten, die unter anderem aus Glasfasern besteht, die zwischen zwei Platten ausgespannt sind, so dass sie relativ zueinander fixiert sind (Merkmal 3.2 des Vindikationspatents).
Dieses Merkmal stellt sich als ein wesentliches Element der Erfindung dar, da nur so der durch Merkmal 4.a) beschriebene Bewegungsmechanismus, der gemäß den Fig. 7A und 7B vornehmlich als vertikale Bewegung des Kopplungsanordnung zu verstehen ist, funktionieren kann. Der vertikale Bewegungsmechanismus der Kopplungsanordnung (Merkmal 3.2) setzt zum einwandfreien Funktionieren des Analysegeräts voraus, dass die in der Kopplungsanordnung verwendeten Glasfasern sich nicht relativ zueinander bewegen. Ansonsten kommt es zu dem unerwünschtem „Cross-Talk“ bzw. dem Brechen der Fasern.
Das Merkmal der Kopplungsanordnung hat die Klägerin der Beklagten gemäß den Anlagen K 15, K 16 und K 17 auch zur Verfügung gestellt.
b) Im Gegensatz zur Lehre der Beklagten (Merkmal 4.a) ist in der klägerischen Lehre ein Bewegungsmechanismus nicht enthalten (vgl. oben 3. b).
Selbst wenn man unter Verweis auf die Anlage K 18 diesbezüglich anderer Auffassung wäre, wäre auch nach der Ansicht der Klägerin der Bewegungsmechanismus lediglich ein Merkmal, das ihrer Anmeldung/Lehre „inhärent“ ist (vgl. Schriftsatz vom 10.10.2017, Seite 26 / Bl. 84 d.A.). Es handelte sich mithin um etwas, was der Fachmann bei Kenntnisnahme ihrer Lehre als allgemeinen Gedanken gleichsam mitlesen würde. Um einen eigenen schöpferischen Beitrag zur Erfindung des Vindikationspatents würde es sich damit nicht handeln. Auch nach der Auffassung des EPA (Anlage K 18) ist der Bewegungsmechanismus ein Merkmal, das in der klägerischen Lehre lediglich denknotwendig mitenthalten ist.
Es handelt sich dabei auch nicht um ein allgemeines Lösungsprinzip, von dem das Vindikationspatent nur eine ohne weiteres auffindbare konkrete Ausgestaltung darstellte. Denn durch das aufgrund der Offenbarung ausgelöste Mitlesen eines inhärenten Merkmals wird kein allgemeines Lösungsprinzip offenbart. Ein diesbezüglicher Vindikationsanspruch ist daher nicht gerechtfertigt (BGH GRUR 1981, 186, 189 Ziffer 4. b) – Spinnturbine II).
c) Mit der Offenbarung der Kopplungsanordnung gegenüber der Beklagten hat die Klägerin jedenfalls einen nicht unbeachtlichen Beitrag zur Lehre des Vindikationspatents geleistet.
Da der Bewegungsmechanismus gemäß Merkmal 4.a) in der von der Klägerin geltend gemachten Lehre nicht enthalten ist und auch nicht anderweitig gegenüber der Beklagten offenbart wurde, umfasst ihre Lehre nicht das gesamte Vindikationspatent. Das ist auch nicht unbeachtlich, da der Bewegungsmechanismus ein wesentliches Element des Vindikationspatents ist:
Wie oben bereits dargestellt, liegt ein Charakteristikum der Lehre des Vindikationspatents darin, durch die Kopplungsanordnung ihre vertikale Bewegung auch bei Einsatz von Lichtfasern ohne deren Beeinträchtigung/Beschädigung zu ermöglichen. Eine Fixierung der Lichtfasern mit dem Ziel, diese relativ zueinander unbeweglich zu machen, wäre nicht erforderlich, wenn nur der „heating block“ mit den Reaktionsgefäßen bewegt werden würde. Dieses wesentliche Element fehlt der von der Klägerin geltend gemachten Erfindung.
Auch wenn das EPÜ keine ausdrückliche Regelung in Bezug auf Miterfinder enthält, ist allgemein anerkannt, dass Miterfindern die gleiche Rechtsposition wie dem (einzelnen) Erfinder zukommt, und dem Miterfinder daher ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung zusteht.
Demnach steht der Klägerin zwar kein Anspruch auf Übertragung des Vindikationspatents, wohl aber ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung daran zu (vgl. BGH GRUR 2006, 747 – Schneidbrennerstromdüse). Da die Klägerin keine anteilsmäßige Übertragung beansprucht, reicht die vorgenommene Feststellung aus, dass die Klägerin aufgrund der Übernahme der Kopplungsanordnung Mitberechtigte ist, wegen des Fehlens des Bewegungsmechanismus aber auch nicht Alleinberechtigte.
5. Die gegen einen Vindikationsanspruch vorgebrachten rechtlichen Bedenken der Beklagten verfangen nicht:
a) Soweit die Beklagte entgegenhält, die Lehre der Kopplungsanordnung könne schon deswegen keinen Vindikationsanspruch begründen, weil es sich um eine im Stand der Technik bekannte Tatsache gehandelt habe, ist dies unbeachtlich. Denn auf die Patentfähigkeit dieses Merkmals des Streitpatents kommt es nicht an. Der Vindikationsanspruch kann nicht deshalb verneint werden, weil der Erfindungsbesitz ganz oder teilweise dem Stand der Technik entsprach (vgl. bereits oben II. 1.).
b) Wenn die Beklagte ausführt, der Vindikationsanspruch sei vorliegend ausgeschlossen, da die Klägerin hinsichtlich der von ihr behaupteten Erfindung eigene Schutzrechte angemeldet bzw. erteilt bekommen habe und sie auf ein Nichtigkeits- bzw. Verletzungsverfahren verweist, kann sie auch damit nicht durchdringen.
aa) Nach der Rechtsprechung des BGH in der Sache „Spinnturbine II“ steht der Vindikation einer Patentanmeldung nicht entgegen, dass der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte über eine denselben Erfindungsgedanken betreffende, jedoch in Einzelheiten von der Patentanmeldung des Verletzers verschiedene prioritätsältere Patentanmeldung verfügt (GRUR 1981, 186, 188).
Für den vorliegenden Fall kann nichts anderes gelten. Zum einen kann es keinen Unterschied machen, ob eine Patentanmeldung oder ein Patent vindiziert werden soll. Zum anderen ist der wesentliche Gedanke des BGH auch auf die hiesige Situation übertragbar. Wie unter II. 4. b) gezeigt, sind die Lehre des Vindikationspatents und die von der Klägerin geltend gemachte in ihrem Gesamtinhalt nicht identisch. Es kann mit dem BGH somit nicht ausgeschlossen werden, dass den jeweiligen Anmeldungen bzw. Patenten im Erteilungs- bzw. in einem etwaigen Nichtigkeitsverfahren ein unterschiedliches Schicksal zuteil wird. Deswegen ist bereits das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin gegeben, beide Patente an sich zu bringen (vgl. BGH, ebd.).
bb) Die Möglichkeit, die Nichtigkeit des Vindikationspatents feststellen zu lassen, läßt den Vindikationsanspruch auch nicht entfallen. Denn Vindikationsklage und Nichtigkeitsklage haben unterschiedliche Schutzzwecke: mit der Vindikation erstrebt der Kläger die Übertragung des Patents, mit der Nichtigkeitsklage dessen Vernichtung (vgl. Timman/Pansch, in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 1. Auflage, 2012, § 3 Rn. 167). Für eine auf die Schutzrechte der Klägerin gestützte Verletzungsklage gilt das gleiche, da damit eine Rechtsverletzung, nicht hingegen die Übertragung einer angeblich zu Unrecht angemeldeten Erfindung geltend gemacht wird.
cc) Gegen einen Ausschluss des Vindikationsanspruchs spricht ferner, dass ansonsten der Verletzte sich möglicherweise einem Verfahren wegen Schutzrechtsverletzung aus dem Vindikationspatent gegenübersehen könnte (dies, a.a.O., Rn. 144).
dd) Die gegen die Vergleichbarkeit bzw. Anwendbarkeit der vorzitierten BGHRechtsprechung vorgebrachten Argumente der Beklagten (vgl. insbesondere Schriftsatz vom 12.12.2017, Seite 22 ff. / Bl. 134 ff. d.A.) vermögen nicht zu überzeugen.
Die Interessenlage sowie die vom Patentgesetz bezweckten Ziele sind nämlich dieselben. Zudem folgt aus dem Umstand, dass die – teilweise – in der USPatentanmeldung offengelegte Lehre des Herrn H. Gegenstand der Prüfung der Patentfähigkeit der Lehre des Vindikationspatents war, nicht, dass deswegen ein zur Mitinhaberschaft berechtigender Beitrag des Herrn H. bzw. der Klägerin ausgeschlossen wäre. Denn – wie bereits ausgeführt – bedarf es dafür eines schöpferischen, nicht aber eines selbständig erfinderischen Beitrags.
Und auch wenn der Berechtigte einen schöpferischen Beitrag leistet, der im Zeitpunkt der Offenbarung an den Unberechtigten noch nicht Stand der Technik war, wird dieser Beitrag nicht dadurch wertlos, dass er später, insbesondere im Zeitpunkt der Anmeldung des Vindikationspatents, zum Stand der Technik geworden ist.
6. Die Annexansprüche auf Auskunft/Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sind gleichfalls begründet.
a) Die Beklagte hat die Erfindung des Vindikationspatents als Alleinberechtigte angemeldet, obwohl sie – wie unter 4. dargestellt – nur Mitberechtigte war. Damit hat sie gegen ihre Pflicht zur gemeinschaftlichen Verwaltung gemäß § 744 Abs. 1 BGB verstoßen. Zugleich hat sie damit das der anderen Mitberechtigten, der Klägerin, zustehende Immaterialgüterrecht an der Erfindung verletzt, das als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist (BGH GRUR 2017, 891 Rn. 34 – Sektionaltor II).
Dabei handelte die Beklagte auch schuldhaft im Form der Fahrlässigkeit. Aufgrund der übersandten Anlagen K 15, K 16 und K 17 musste ihr jedenfalls bewusst sein, dass die Kopplungsanordnung auf einem Beitrag der Klägerin bzw. des Herrn H. beruht.
Deshalb steht der Klägerin ein Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 BGB zu, der einen anteiligen Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann und dessen Entstehungszeitpunkt anders als ein Anspruch nach §§ 744 Abs. 1, 280 Abs. 1 BGB nicht davon abhängt, wann er erstmals geltend gemacht worden ist (BGH, ebd., m.w.N.).
Der aus der ungerechtfertigten Alleinanmeldung der Schutzrechte hergeleitete Schadensersatzanspruch umfasst die Verpflichtung zum Ausgleich sämtlicher Vermögensnachteile, die die Klägerin in Folge der Anmeldung der Erfindung zum Patent allein im Namen der Beklagten und deren hieraus entstandene formelle Alleinberechtigung an der Patentanmeldung erlitten hat. Er schließt einen der Klägerin entgangenen Ausgleich der Vorteile ein, die die Beklagte aus der Nutzung des Gegenstands der Anmeldungen gezogen hat (BGH GRUR 2016, 1257 Rn. 28 – Beschichtungsverfahren).
Da der Anspruch der Klägerin neben § 744 Abs. 1 BGB jedenfalls auch auf § 823 Abs. 1 BGB folgt, schließen die von der Beklagten angeführten Billigkeitserwägungen (Möglichkeit der Klägerin, die Erfindung selbst zu verwerten) den Anspruch nicht aus. Denn in Fällen wie dem vorliegenden ist es dem Anspruchsteller einer Mitberechtigung in der Regel nicht zumutbar, die Erfindung vor der endgültigen Klärung der Berechtigungsfrage zu nutzen. Zwar ist der Mitberechtigte materiell an einer eigenen Nutzung nicht gehindert, denn er kann den auf die formale Rechtsposition gestützten Ansprüchen des Patentinhabers den Einwand der widerrechtlichen Entnahme entgegensetzen. Aufgrund der formalen Rechtsinhaberschaft des anderen Teils wäre er durch eine eigene Nutzung aber in der Regel einem erheblichen Risiko ausgesetzt, das einen anerkennenswerten Grund für die Nichtbenutzung und damit zugleich einen für die Zubilligung eines Ausgleichsanspruchs sprechenden Umstand darstellen kann (BGH GRUR 2017, 891 Rn. 34 f. – Sektionaltor II).
Gleichwohl muss dennoch auch hier eine Abwägung aller relevanten Umstände erfolgen (BGH, a.a. O., Rn. 36). Diese führt vorliegend aber nicht dazu, der Klägerin den Schadensersatzanspruch zu verwehren. Denn die Klägerin hat dargelegt, sich vornehmlich auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung zu betätigen. Das wird durch die hier streitgegenständliche vertragliche Beziehung mit der Beklagten unterstützt. Sie hat ferner vorgetragen, etwaige Rechte geistigen Eigentums durch Lizensierungen an die …. zu verwerten. Dem ist die Beklagte nicht mehr rechtserheblich entgegen getreten, so dass davon ausgegangen werden kann. Der Klägerin kann daher die fehlende Verwertung der Erfindung des Vindikationspatents weder unter Billigkeitsgesichtspunkten vorgeworfen werden, noch war sie aufgrund der unklaren Rechtslage dazu verpflichtet.
Demnach waren sowohl Klageantrag 4. a) als auch 4. b) zuzusprechen.
b) Der Auskunftsanspruch, ohne den der Schadensersatzanspruch nicht beziffert werden kann, folgt aus § 242 BGB in Verbindung mit §§ 259 Abs. 1, 260 Abs. 1 BGB analog (BGH, a.a.O. Rn. 61 ff.).
c) Der von der Beklagten beantragte Wirtschaftsprüfervorbehalt war mangels Vortrags der Beklagten, warum dieser erforderlich sein soll und warum Belange der Klägerin dem nicht entgegenstehen, nicht zu gewähren.
7. Da eine Vollvindikation ausscheidet, ist der für diesen Fall gestellte Antrag der Beklagten auf Ersatz ihrer für die Anmeldung des Vindikationspatents aufgewendeten Kosten unbegründet.
B.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in § 709 ZPO. Die von der Beklagten beantragte Möglichkeit zur Leistung der Sicherheit mittels Bankbürgschaft ist auch ohne Ausspruch gemäß § 108 ZPO zulässig.
Eine Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Anspruchs auf Einräumung einer Mitberechtigung sowie deren Eintragung in der Patentrolle des DPMA war aufgrund der Vollstreckung gemäß § 894 ZPO (vgl. hierzu Timmann/Pansch, a.a.O., Rn. 172) nicht angezeigt.
C.
Der Streitwert war unter Berücksichtigung der Indizwirkung der Angabe der Klägerin hierzu gemäß § 3 ZPO, § 51 Abs. 1 GKG festzusetzen.