Aktenzeichen 4 Ni 26/15
Verfahrensgang
nachgehend BGH, 3. September 2019, Az: X ZR 106/17, Urteil
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent 2 234 658
(DE 50 2008 003 461)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Veit sowie die Richterinnen Dorn und Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer
für Recht erkannt:
Urteil
I. Das europäische Patent 2 234 658 wird für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung hinausgeht:
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
III. Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte zu 3/4
und die Klägerin zu 1/4.
VI. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
1. Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 2 234 658, deutsches Aktenzeichen DE 50 2008 003 461 (Streitpatent), das am 27. August 2008 angemeldet und am 4. Mai 2011 erteilt worden ist. Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Katheter-Vorrichtung“ betrifft eine solche mit einer langgestreckten Antriebswelle [vgl. Abs. [0001]).
2
Das Streitpatent ist aus einer Nachanmeldung hervorgegangen, welche die Priorität der Stammanmeldung zum EP-Patent 2 047 872, deutsches Aktenzeichen DE 50 2007 005 015, beansprucht. Letzteres weist identische Patentansprüche 1 und 2 wie das Streitpatent auf und ist Gegenstand des zwischen den Parteien rechtshängigen Nichtigkeitsverfahrens vor dem erkennenden Senat 4 Ni 25/15.
3
Das Streitpatent umfasst 15 Patentansprüche, die von der Klägerin sämtlich angegriffen werden.
4
Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:
5
Katheter-Vorrichtung umfassend,
6
– einen am proximalen Ende (6) der Katheter-Vorrichtung (1) befindlichen Motor (7),
7
– eine sich vom proximalen Endbereich der Katheter-Vorrichtung (1) bis zum distalen Endbereich erstreckende Antriebswelle (4) zum Antreiben eines sich am distalen Ende der Katheter-Vorrichtung (1) befindlichen drehenden Elementes,
8
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle (4) am proximalen Ende (6) der Katheter-Vorrichtung (1) mittels einer Kupplung (9) mit dem Motor verbunden ist, und die Kupplung (9) eine Magnetkupplung mit einer proximalen und einer distalen Magneteinheit (23.1, 23.2) ist, wobei die proximale Magneteinheit (23.2) mit dem Motor (7) verbunden ist und die distale Magneteinheit
9
(23.1) mit der Antriebswelle (4) verbunden ist, und die distale Magneteinheit (23.1) in einem Kupplungsgehäuse (19) gelagert ist und von der proximalen Magneteinheit (23.2) durch eine Wandung (24) räumlich getrennt ist.
10
Wegen des Wortlauts der erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 15 wird auf den Akteninhalt verwiesen.
11
Auf die Nichtigkeitsklage der Klägerin und den begründeten Widerspruch der Beklagten hat der Senat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 7. November 2016 nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird.
12
Hierauf verteidigt die Beklagte das Streitpatent nicht mehr in der erteilten Fassung, sondern zuletzt nur noch eingeschränkt mit neuem Hauptantrag sowie mit Hilfsanträgen 1 bis 3, jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 28. Februar 2017.
13
Die Klägerin macht insoweit den bereits mit der Klageerhebung eingeführten Nichtigkeitsgrund geltend, dass die beanspruchten Gegenstände nach dem Haupt- und den Hilfsanträgen 1 bis 3 jeweils nicht patentfähig seien, da diese nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52, Art. 56 EPÜ) und ergänzend – hinsichtlich der Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 – den Nichtigkeitsgrund unzulässiger Erweiterung (in Form einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ).
14
Die Klägerin stützt sich zum Stand der Technik auf folgende Dokumente:
15
K1 Anlagenkonvolut “Reitan”, umfassend
16
K1.1 André Dekker et al., “Efficacy of a New Intraaortic Propeller Pump vs. the Intraaortic Balloon Pump”, Chest Journal, Juni 2003, 2089-2095 (“Dekker”)
17
K1.2 JOMED GmbH, Marketing-Broschüre (“JOMED-Broschüre II”)
18
K1.2.1 Historischer Handelsregisterauszug HRB 547, Abt. B des Amtsgerichts Hechingen zur Firma JOMED IMPLANTATE GmbH bzw. JOMED GmbH
19
K1.3 Martin Rothman, “The Reitan Catheter Pump: A New Versatile Aproach for Hemodynamic Support”, Präsentation beim Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Kongress am 26. Oktober 2006 “Rothman”)
20
K1.3.1 Programm der TCT 2006 zur Präsentation (= K1.3) von Martin Rothman beim Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Kongress am 26. Oktober 2006 über die Reitan-Herzkatheterpumpe (“Reitan percutaneous cardiac pump”)
21
K1.4 CD mit einem Video der RCP
22
K1.5 Ausdruck aus Wayback Machine, archivierte Version der Internet-seite der Firma JOMED (www.jomed.com/products/reitan-catheterpump …) vom 22. Februar 2003 (“JOMED-Internetseite”)
23
K1.6 JOMED GmbH, Marketing-Broschüre (“JOMED-Broschüre I”)
24
K1.7 Øyvind Reitan et al., “Hydrodynamic Properties of a New Percuta-neous Intra-aortic Axial Flow Pump”, ASAIO Journal 46(3):323-329, 2000 (“Reitan 2000”)
25
K1.8 Øyvind Reitan, “Evaluation of a New Percutaneous Cardiac Assist Device”, Dissertation, Lund University 2002 (“Reitan Dissertation”)
26
K1.9 Øyvind Reitan et al., “Hemodynamic Effect of a New Percutaneous Circulatory Support Device in a Left Ventricular Failure Model”, ASAIO Journal 2003, 731 et seq. (“Reitan 2003”)
27
K2 Anlagenkonvolut “Sieß” umfassend
28
K2.1 Thorsten Sieß, “Systemanalyse und Entwicklung intravasaler Rotationspumpen zur Herzunterstützung”, Dissertation, Shaker Verlag, Aachen, 1999
29
K2.2 Thorsten Sieß, Christoph Nix und Frank Menzler, “From a lab type to a product: A retrospective view of impella’s assist technology”, Artificial Organs, 25(5): 414-421, Blackwell Science, Inc., 2001
30
K2.3 Thorsten Sieß, Helmut Reul und Günter Rau, “Concept, realization, and first in vitro testing of an intraarterial microaxial blood pump”, Artificial Organs, 19(7): 644-652, Blackwell Science, Inc., Boston, 1995
31
K2.4 WO 97/37698, Thorsten Sieß et al., “Intravasale Blutpumpe”, veröffentlicht 16. Oktober 1997
32
K2.5 T. Sieß, H. Reul, G. Rau, “Hydraulic refinement of an intraarterial microaxial blood pump”, The International Journal of Artificial Or-gans, Vol. 18, Nr. 5, 1995
33
K2.6 Thorsten Sieß und Helmut Reul, “Basic Design Criteria for Rotary Blood Pumps”, H. Matsuda, Rotary Blood Pumps, Springer, Japan, 2000
34
K4 US 4,115,040 B1 (“Knorr”)
35
K5 US 4,686,982 (“Nash”)
36
K6 US 5,405,383 (“Barr”)
37
K7 US 6,245,007 (“Bedingham”)
38
K8 WO 99/044651 A1 (“Schmitz-Rode”) [im Streitpatent genannt]
39
K9 DE 100 59 714 C1 (“Sieß”) [im Streitpatent genannt]
40
K10 DE 11 2004 001 809 T5 (“Allaire”)
41
K11 Compendium of Technical and Scientific Information for the Hemopump Temporary Cardiac Assist System, Johnson & Johnson Interventional Systems 1988
42
K12 W. Aboul-Hosn und R. Wampler, “The Hemopump: Clinical Results and Future Applications”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1995, S. 152-165.
43
K13 Thomas Schmitz-Rode et al., “An Expandable Percutaneous Catheter Pump for Left Ventricular Support”, Journal of the American College of Cardiology, Vol. 45, No. 11, 2005, S. 1856–1861
44
K14 WO 2007/112033 A2 (“McBride”)
45
K14.1 WIPO-Patentscope-Registerauszug zu WO 2007/112033 A2
46
K15 Charles de Marolles, Siegfried Liegat, “Leckagefreie Pumpen dank Magnetkupplung”, Sulzer Technical Review, 3/2000
47
K16 DE 39 22 426 A1
48
K25 Gutachten Prof. Willem A. Hoyng vom 19.09.2016
49
K26 US 60/785,531
50
K27 US 60/785,299
51
K28 US 2006/0062672 A1 (“McBride”)
52
K29 US 60/610,938
53
K30 Brücker, Ch. et al., “Strömungstechnische Auslegung und Optimierung einer perkutan implantierbaren Miniatur-Blutpumpe”, Biomedizinische Technik, Band 47, Ergänzungsband 1, Teil 1, 2002, S. 114-117
54
K31 US 2005/0137680 A1
55
K32 US 2003/0149473 A1
56
K33 WO 2006/111954 A2
57
K34 Ferrari M. et al., “Successful High-Risk Coronary Angioplasty in a Patient with Cardiogenic Shock under Circulatory Assist with a 16F Axial Flow Pump”, Catheterization and Cardiovascular Interventions 66, 2005, S. 557–561
58
K35 US 6,007,478
59
Soweit die Beklagte bestreite, dass die Dokumente K1.2 bis K1.6 des Anlagenkonvoluts K1 öffentlich zugänglich gemacht worden seien, und sich auf einen Geheimhaltungsvorbehalt berufe, sei dies unzutreffend und werde bereits durch die äußeren Umstände und den Zeitablauf widerlegt. Die Klägerin macht mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2016 eine offenkundige Vorbenutzung der „Reitan Herzkatheterpumpe (RCP)“ geltend und hat mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2016 ihren diesbezüglichen Sachvortrag und das Beweisangebot auf Einvernahme u.a. der Zeugen Dekker, Reesink und van der Veen (= Autoren der K1.1) weiter präzisiert. Ergänzend hat sie sich auf das parallele Streitverfahren der Parteien vor dem High Court of Justice und der dort von den Zeugen abgegebenen schriftlichen Erklärungen sowie der Einvernahme des Zeugen Dekker berufen (vgl. Anlagen K17 bis K23 zum Schriftsatz der Klägerin vom 21. Oktober 2016). Sie hat ferner mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2016 das im englischen Verfahren zwischenzeitlich ergangene Urteil des High Court of Justice vom 28. Oktober 2016 als Anlage K24 vorgelegt und darauf verwiesen, dass die dort zur Entscheidung anstehenden Ansprüche 1, 5, 7, 8, 21 und 22 sämtlich als nicht patentfähig angesehen worden sind und der High Court die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung der „Reitan Herzkatheterpumpe (RCP)“ ohne Zweifel bestätigt hat, während er die von der Beklagten geltend gemachte Geheimhaltungsverpflichtung u. a. nach Zeugeneinvernahme Dekker verneint hat.
60
In der mündlichen Verhandlung hat sich die Klägerin bei ihrem Vortrag zur fehlenden Patentfähigkeit auf die Druckschrift K1.1 als Ausgangspunkt gestützt. So seien dem Fachmann die Merkmale P1 bis A2.3 zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents aus dieser Druckschrift ohne Weiteres ersichtlich gewesen. Der Fachmann werde K1.1 auch heranziehen, da zum einen die Lehre des Streitpatents nicht auf eine Verwendung der Pumpe in der linken Herzkammer eingeschränkt sei und sich zum anderen die Position der „Reitan-Pumpe“ nicht auf die absteigende Aorta beschränke, sondern von der Art der Anwendung abhänge; im Übrigen werde in K 1.1 (und auch in K 1.2) ausdrücklich die linksventrikuläre Unterstützung des Herzens durch die „Reitan-Pumpe“ beschrieben.
61
Die weiteren Merkmale A7 und A8 des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag könnten eine erfinderische Tätigkeit ebenfalls nicht begründen, da diese Merkmale bei einer Magnetkupplung der hier in Rede stehenden Art eine glatte Selbstverständlichkeit seien, die der Fachmann ohne Weiteres mitlese. Abgesehen davon werde die beanspruchte drehbare Lagerung über ein Gleitlager in K 2.1 und K 2.2 gezeigt, und zwar durch ein axial angeordnetes Gleitlager, das eine gute Zentrierung gewährleiste.
62
Auch die Hilfsanträge 1 bis 3 seien – abgesehen von der insoweit bemängelten fehlenden ursprünglichen Offenbarung des Merkmals HA1 – nicht geeignet, eine Patentfähigkeit zu begründen. Das Merkmal HA1 definiere eine axiale Verschiebbarkeit der distalen Magneteinheit in Richtung distal, ohne dabei zu benennen, mit welchen technischen Mitteln diese Verschiebbarkeit realisiert werden solle. Die hierfür erforderlichen konstruktiven Elemente würden erst mit Merkmal HA2 eingeführt. Jedenfalls könne Merkmal HA1 keine erfinderische Tätigkeit begründen, denn dem Fachmann verbleibe bei der sich ihm stellenden Aufgabe, bei einer Stirndrehkupplung eine „Entkopplung“ zu realisieren, quasi keine andere sinnvolle Alternative, als das Entfernen der distalen Magneteinheit durch die Abstoßungskräfte, wobei die Abstoßung aufgrund des Aufbaus nach distal erfolgen müsse. Die Klägerin hat hierzu in der mündlichen Verhandlung auf Frage erklärt, dass ein Stand der Technik insoweit nicht entgegengehalten werden könne.
63
Die Klägerin beantragt sinngemäß,
64
das europäische Patent 2 234 658 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland vollumfänglich für nichtig zu erklären,
65
Die Beklagte beantragt sinngemäß,
66
die Klage abzuweisen, soweit das europäische Patent 2 234 658 mit Hauptantrag vom 28. Februar 2017 verteidigt wird, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. Februar 2017, verteidigt wird.
67
Wegen des Wortlauts der jeweiligen Anspruchssätze nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 wird auf die Anlagen zum Schriftsatz der Beklagten vom 28.02.2017 verwiesen.
68
Die Beklagte vertritt die Auffassung, die Anspruchsfassung nach Hauptantrag sei erfinderisch gegenüber dem geltend gemachten Stand der Technik.
69
So sei die „Reitan Herzkatheterpumpe (RCP)“ vorliegend kein geeigneter Ausgangspunkt für die Frage der erfinderischen Tätigkeit, da sich ihr Sitz in der Aorta vor dem Bogen oder danach befinde und ein Druckgefälle in der Aorta erzeuge, wobei das Blut auch aus den Koronararterien angesaugt werde und deshalb das Gegenteil erfolge, was nach dem Streitpatent – als ventrikuläres Unterstützungssystem – erwünscht sei, nämlich eine vermehrte Blutmenge zuzuführen. Der Fachmann würde daher K 1.1 nicht heranziehen. Die mit dem Merkmal A7 beanspruchte drehbare Lagerung über ein Gleitlager, durch die das Schwingungsverhalten verbessert werde, sei im Stand der Technik nicht gezeigt. Der Fachmann habe ausgehend von K 1.1 insbesondere keine Veranlassung, isoliert die diesbezügliche Lehre aus K 2.1 zur Weiterbildung heranzuziehen, weil dort eine andere Pumpe, nämlich eine implantierte Pumpe mit geringem Drehmoment beschrieben sei und dort zudem die hier in Rede stehende Pumpe abgelehnt bzw. kritisiert werde.
70
Jedenfalls sei eine der Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3, die allesamt auch nicht unzulässig erweitert seien, erfinderisch gegenüber dem von der Klägerin geltend gemachten Stand der Technik. Insbesondere zeige dieser keine Beabstandung der distalen Magneteinheit durch distales Drücken (Merkmal HA1).
71
Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 8. Juni 2017 Bezug genommen.
