Aktenzeichen 3 Ni 14/13 (EP)
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent 1 137 766
(DE 699 27 520)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie des Richters Guth, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg sowie der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 1 137 766 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche folgenden Wortlaut erhalten:
„1. Use of an anti-interleukin-12 antibody for the preparation of a pharmaceutical formulation for the treatment of psoriasis, wherein said antibody is the only agent used in said treatment of psoriasis which has the capability of affecting the severity of psoriasis.
2. The use according to claim 1, wherein said anti-interleukin-12 antibody is a monoclonal antibody.
3. The use according to claim 2, wherein said anti-interleukin-12 antibody is capable of neutralizing interleukin-12.”
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 8. Dezember 1999 als internationale Patentanmeldung PCT/US99/29123 angemeldeten, die Priorität der US-Patentanmeldung 111642 P vom 9. Dezember 1998 in Anspruch nehmenden und u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland vor dem europäischen Patentamt in der regionalen Phase in der Amtssprache Englisch erteilten europäischen Patents EP 1 137 766 B1 (Streitpatent), dessen Erteilung am 28. September 2005 veröffentlicht worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 699 27 520 geführt wird. Das Streitpatent, das in vollem Umfang und hilfsweise eingeschränkt mit acht Hilfsanträgen verteidigt wird, trägt die Bezeichnung „USE OF IL-12 ANTIBODIES TO TREAT PSORIASIS “ (Verwendung von IL-12 Antikörpern zur Behandlung von Psoriasis) und umfasst 11 Patentansprüche, die folgendermaßen lauten:
2
„1. Use of an anti-interleukin-12 antibody for preparing a pharmaceutical formulation for treating psoriasis.2. The use according to claim 1, wherein said anti-interleukin-12 antibody is a monoclonal antibody.3. The use according to claim 2, wherein said monoclonal antibody is capable of binding interleukin-12 with a binding affinity of at least 108 M-1.
3
4. The use according to claim 2, wherein said anti-interleukin-12 antibody is capable of neutralizing interleukin-12.5. The use according to any one of claims 2 to 4, wherein said monoclonal antibody is a chimeric monoclonal antibody or a humanized monoclonal antibody.6. The use according to claim 5, wherein said monoclonal antibody is 5F2, 16F2, 16G2, or 20E11 in a chimeric or humanized form.7. The use according to any one of claims 2 to 4, wherein said monoclonal antibody is a human monoclonal antibody.8. The use according to any one of the claims 1 to 7, wherein said pharmaceutical formulation is suitable to be administered to a patient orally, topically, subcutaneously, intramuscularly, or intravascularly.9. The use according to any one of the claims 1 to 8, wherein said pharmaceutical formulation is suitable to administer anti-interleukin-12 antibody in a dose of 0.01-100 mg/kg body weight.10. The use according to claim 9, wherein said anti-interleukin-12 antibody is in a dose of 0.1-10 mg/kg body weight.11. The use according to any one of claims 1 to 10, wherein said treatment is suitable to reduces PASI by at least 50%.”
4
In deutscher Übersetzung lauten die Patentansprüche:
5
„1. Verwendung eines Anti-Interleukin-12-Antikörpers zur Herstellung einer pharmazeutischen Formulierung zur Behandlung von Psoriasis.2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei der Anti-Interleukin-12-Antikörper ein monoklonaler Antikörper ist.3. Verwendung nach Anspruch 2, wobei der monoklonale Antikörper in der Lage ist, Interleukin-12 mit einer Bindungsaffinität von mindestens 108 M-1 zu binden.4. Verwendung nach Anspruch 2, wobei der Anti-Interleukin-12-Antikörper in der Lage ist, Interleukin-12 zu neutralisieren.5. Verwendung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei der monoklonale Antikörper ein chimerer monoklonaler Antikörper oder ein humanisierter monoklonaler Antikörper ist.6. Verwendung nach Anspruch 5, wobei der monoklonale Antikörper 5F2, 16F2, 16G2 oder 20E11 in chimerer oder humanisierter Form ist.7. Verwendung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei der monoklonale Antikörper ein humaner monoklonaler Antikörper ist.8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die pharmazeutische Formulierung geeignet ist, einem Patienten oral, topisch, subkutan, intramuskulär oder intravaskulär verabreicht zu werden.9. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die pharmazeutische Formulierung geeignet ist, Anti-Interleukin-12-Antikörper in einer Dosis von 0,01 bis 100 mg/kg Körpergewicht zu verabreichen.10. Verwendung nach Anspruch 9, wobei der Anti-Interleukin-12-Antikörper in einer Dosis von 0,1 bis 10 mg/kg Körpergewicht vorliegt.11. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Behandlung geeignet ist, PASI um mindestens 50 % zu reduzieren.“
6
Die Klägerin, die das Patent in vollem Umfang angreift, stützt ihre Nichtigkeitsklage auf die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Ausführbarkeit und der fehlenden Patentfähigkeit. Sie stützt ihr Vorbringen im Wesentlichen auf folgende Dokumente:
7
NK01 EP 1 137 766 B1 (Streitpatent)
8
NK02 US 60/111 642 (Prioritätsbeleg)
9
NK03 DE 699 27 520 T2 (deutsche Übersetzung des Streitpatents)
10
NK04 Übertragungserklärung von Kenneth Hong und Cary Queen vom 10. Februar 2000
11
NK05 Übertragungserklärung von Rolf Ehrhardt vom 25. April 2000
12
NK06 WO 00/34459 A1 (dem Streitpatent zugrunde liegende Patentanmeldung)
13
NK07 WO 98/16248 A1
14
NK08 WO 98/22137 A1
15
NK10 WO 98/41232 A2
16
NK11 WO 00/56772 A1
17
NK13 Hong et al., The Journal of Immunology, 1999, 162, Seite 7480 bis 7491
18
NK17 Nickoloff et al., Molecular Medicine Today, 1998, Seite 512 bis 513
19
NK20 Adorini et al., IL-12. Chem Immunol. Basel, Karger, 1997, 68, Seite 175 bis 197
20
NK23 Yarwalkar et al., ESDR/JSID/SID Abstracts, März 1998, 16 Suppl. 1, Seite S193
21
NK34b Arachnid, Inc. v. Merit Industries, Inc., 939 F.2d1574 ( Westlaw Abstract)
22
NK34c DDB Technologies, L.L.C. v. MLB Advanced Media, L.P., 517 F.3d 1284 ( Westlaw Abstract)
23
NK34d Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc., 583 F.3d 832 ( Westlaw Abstract)
24
NK34e Ipventure , Inc., v. Prostar Computer, Inc., 503 F.3d 1324 ( Westlaw Abstract)
25
NK36k Trinchieri , Immunology Today, 1993, 14, Seite 335 bis 338
26
NK38 Auszug aus dem Lehrbuch „Psoriasis”, 3. Aufl., Hrsg. Roenigk und Maibach, Verlag Marcel Dekker, Inc., New York (1998), Seite 191 bis 208
27
NK40 Lucey et al., Clinical Microbiology Reviews, 1996, 9, Seite 532 bis 562
28
NK41 Griffiths und Voorhees , J. Royal Soc. Med., 1996, 89, Seite 315 bis 319
29
NK42 Auszug aus dem Lehrbuch „Immunology“, 5. Aufl., Roitt , Brostoff und Male, Mosby International Ltd., London (1998), Seite iii bis viii und 121 bis 138
30
NK56 Nickoloff und Wrone-Smith, The Journal of Investigative Dermatology, 1998, 110, Seite 459 bis 460
31
Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent könne die Priorität der US-An-meldung 111642 P (NK02) sowohl aus formellen als auch aus materiellen Gründen nicht wirksam in Anspruch nehmen.
32
Im Falle der Wirksamkeit der Priorität sei die Verwendung gemäß Patentanspruch 1 jeweils gegenüber den Druckschriften NK07, NK08 oder NK10 nicht neu. Für den Fall, dass die beanspruchte US-Priorität unwirksam sei, handele es sich zudem bei den Dokumenten NK11 und NK13 um neuheitsschädlichen Stand der Technik.
33
Die erfinderische Tätigkeit sei ausgehend vom Dokument NK17 in Verbindung mit einem oder mehreren der Dokumente NK20, NK23, NK36k und NK38 nicht gegeben.
34
Die Lehre des Streitpatents sei außerdem nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, denn die Beispiele des Streitpatents beträfen ein Mausmodell, mit dem lediglich gezeigt werde, dass durch die Neutralisierung einer künstlich erzeugten Störung die Wirkung der Störung abgeschwächt werden könne, was allerdings die Hypothese der Erfinder, dass Anti-IL12-Antikörper zur Behandlung von Psoriasis beim Menschen eingesetzt werden könnten, nicht bestätige.
35
Die Klägerin stellt den Antrag,
36
das europäische Patent 1 137 766 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
37
Die Beklagte beantragt,
38
die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 5, 1 bis 4, 6 oder 7 gemäß Schriftsatz vom 12. Mai 2014, in dieser Reihenfolge, weiter hilfsweise die Fassung des Hilfsantrags 8 gemäß Schriftsatz vom 30. Mai 2014, jeweils in englischer Sprache, erhält.
39
Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1 (ehemals Hilfsantrag 5) unterscheiden sich von der erteilten Fassung darin, dass der Patentanspruch 1 den Wortlaut
40
„Use of an anti-interleukin-12 antibody for the preparation of a pharmaceutical formulation for the treatment of psoriasis, wherein said antibody is the only agent used in said treatment of psoriasis which has the capability of affecting the severity of psoriasis.”
41
erhält, die erteilten Patentansprüche3 und 5 bis 11 gestrichen werden und der erteilte Patentanspruch 4 zu Patentanspruch 3 wird.
42
Wegen des Wortlauts der weiteren Hilfsanträge wird auf die Schriftsätze der Beklagten vom 12. Mai 2014 und vom 30. Mai 2014 mit Anlagen verwiesen.
43
Die Beklagte stützt sich auf folgende Dokumente:
44
IB01 Prinz, Clinical and Experimental Dermatology, 1999, 24, Seiten 291 bis 295IB02 Schön, The Journal of Investigative Dermatology, 1999, 112, Seiten 405 bis 410IB03 Arbeitsvertrag zwischen PDL und Rolf Ehrhardt vom 18. Februar 1997IB04 Arbeitsvertrag zwischen PDL und Kenneth Hong vom 30. Juni 1997IB05 Anstellungsschreiben an Rolf Ehrhardt vom 2. Dezember 1996IB06 Anstellungsschreiben an Kenneth Hong vom 23. Juni 1997IB07 FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991)IB08 Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp., 990 F.2d 1237 (Fed. Cir. 1993)IB09 Preston v. Marathon Oil Co. 684 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2012)IB10 Mathies et al., „Klassifikation der Erkrankungen des Bewegungsapparates“, Compendia Rheumatologica 4, Eular Publishers, Basel, 1979, Seiten 4 bis 7IB11 Bonifati et al., International Journal of Dermatology, 1999, 38, Seiten 241 bis 251IB12 Fachinformationen der Firma janssen zu Stelara® , 45 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, September 2010IB13 Reddy et al., Cellular Immunology, 2007, 247, Seiten 1 bis 11IB14 Machold et al., Ann. Rheum. Diseases, 1992, 51, Seiten 1039 bis 1043IB15 Panitch et al., The Lancet, 1987, Seiten 893 bis 895IB16 Jacob et al., The Journal of Immunology, 1989, 142, Seiten 1500 bis 1505IB17 Erklärung von Prof. Dr. Schön vom 24. Juli 2013 mit AnlageIB18 Beglaubigte deutsche Übersetzung von Abschnitten aus IB03IB19 Rechtsgutachten von Donald S. Chisum vom 15. November 2013IB19A Deutsche Übersetzung von IB19IB20 Hess et al., Eur. J. Immunol, 1996, 26, Seiten 187 bis 191IB21 van Oosten et al., Neurology, 1996, 47, Seiten 1531 bis 1534IB22 Elliott et al., Arthritis Rheum., 1993, 36, Seiten S92 bis S101IB23 Billiau et al., The Journal of Immunology, 1988, 140, Seiten 1506 bis 1510IB24 Rott et al., Eur. J. Immunol., 1994, 24, Seiten 1434 bis 1440IB25 Persson et al., Scand. J. Immunol, 1996, 44, Seiten 607 bis 614IB26 Walmsley et al., Immunology, 1998, 95, Seiten 31 bis 37IB27 Barna et al., Acta Derm . Venereol. ( Stockh ), 1994, Suppl. 186, Seiten 9 bis 11IB28 Vollmer et al., Eur. J. Immunol., 1994, 24, Seiten 2377 bis 2382IB29 Ameglio et al., Arch. Dermatol. Res., 1997, 289, Seiten 399 bis 403IB30 Bresnihan et al, Arthritis & Rheumatism, 1998, 41 (12), Seiten 2196 bis 2204IB31 Cooper et al., J. Invest. Dermatol., 1990, 95 (Suppl), Seiten 24S bis 26SIB32 Webster et al., J. Am. Acad. Dermatol., 1996, 34, Seiten 365 bis 367IB33 Urteil „Rothschild v Cree, Inc.“ vom 13. Mai 2010, US District Court for the District of Massachusetts, Civil Action No. 10-10133-WGYIB34 Erklärung von Kenneth Hong vom 6. Mai 2014 mit AnlagenIB35 Prof. Dr. Theo Bodewig, Gutachterliche Stellungnahme zu Fragen des Prioritätsrechts in den USA vom 27. Mai 2014IB36 Auszug aus „Kurzes Lehrbuch der Immunologie“, Roitt et al, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1995, Seiten 82 bis 88
45
Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie ist insbesondere der Meinung, die Erstanmelder hätten bereits mit ihren Arbeitsverträgen automatisch sämtliche Rechte im Zusammenhang mit der Voranmeldung – und damit auch das Prioritätsrecht – rechtswirksam und unwiderruflich mit dinglicher Wirkung auf ihre Arbeitgeberin und Rechtsvorgängerin der Patentinhaberin übertragen. Die Priorität werde auch materiell zu Recht beansprucht, weil die Behandlung von Patienten mit einer manifestierten Psoriasis mit Anti-IL12-Antikörpern im Prioritätsdokument u. a. im Anspruch 25 explizit genannt werde.
46
Die vorveröffentlichten Entgegenhaltungen NK07, NK08 oder NK10 könnten die Verwendung des Patentanspruchs 1 gemäß Streitpatent nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen. Nach Ansicht der Beklagten finde sich in der NK07 keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung für eine erfolgversprechende therapeutische Behandlung von Psoriasis mit Anti-IL12-Antikörpern. Mit dem in NK08 beschriebenen Kombinationspräparat werde nicht die Hauterkrankung „Psoriasis“ sondern vielmehr die Gelenkserkrankung „psoriatische Arthritis“ behandelt und in NK10 sei der Anti-IL12-Antikörper nur als einer von vielen IL-12 Antagonisten und Psoriasis lediglich in einer großen Liste von Krankheiten genannt.
47
Die von der Klägerin genannten Entgegenhaltungen offenbarten nach Ansicht der Beklagten zudem weder allein noch im Zusammenhang mit anderen Dokumenten eine Veranlassung für den Fachmann Psoriasis mit Antikörpern gegen Interleukin 12 zu behandeln.
48
Der Gegenstand des Streitpatents sei zudem so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann ihn auch ausführen könne, da der in den patentgemäßen Beispielen 1 und 2 beschriebene Antikörper sowohl die p40-Untereinheit von Interleukin 12 alleine, als auch im Zusammenhang mit dem p70-Heterodimer erkenne. Einen Beleg für die Wirksamkeit eines solchen Antikörpers bei der Behandlung von Psoriasis liefere die Klägerin selbst, da sie einen entsprechenden Antikörper in ihrem Produkt „ Stelara “ verwende. Zudem sei das im Streitpatent beschriebene Mausmodell ein in der Fachwelt für die Psoriasisforschung anerkanntes Modell.
