Aktenzeichen 2 Ni 3/16 (EP)
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
…
betreffend das europäische Patent 1 225 618
(DE 601 26 055)
hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 4. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Guth sowie der Richterin Hartlieb und der Richter Dipl.-Phys. Brandt, Dipl.-Phys. Univ. Dr. rer. nat. Friedrich und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Zebisch
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 1 225 618 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
II. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Nichtigkeitsklage betrifft das am 11. Juni 2001 in der Verfahrenssprache Englisch angemeldete, die Prioritäten GB 0014062, GB 1001048 und GB 1005227 vom 9. Juni 2000, 15. Januar 2001 bzw. 2. März 2001 beanspruchende und am 17. Januar 2007 mit der Patentschrift EP 1 225 618 B1 unter dem Titel „Mass spectrometer and methods of mass spectrometry“ veröffentlichte europäische Patent 1 225 618, das in einem nachfolgenden Beschränkungsverfahren geändert und am 18. Februar 2015 in geänderter Fassung als EP 1 225 618 B3 (Streitpatent) veröffentlicht wurde. Die deutsche Übersetzung der geänderten Patentschrift trägt die Publikationsnummer DE 601 26 055 T3. Das Streitpatent umfasst in seiner geltenden Fassung 66 Ansprüche, von denen die Ansprüche 2 bis 50 direkt oder indirekt auf das Massenspektrometrieverfahren nach Anspruch 1 rückbezogen sind und die Ansprüche 52 bis 66 direkt oder indirekt auf das Massenspektrometer nach Anspruch 51 rückbezogen sind.
2
Die Ansprüche 1 und 51 des Streitpatents lauten gemäß der im Beschränkungsverfahren vorgelegten Fassung in der Verfahrenssprache Englisch und in deutscher Übersetzung:
3
Anspruch 1
in der Verfahrenssprache Englisch:
4
A method of mass spectrometry comprising the steps of:
5
(a) providing an ion source (1) for generating ions, transmitting ions by an ion guide (2) and passing ions from the ion guide (2) via an interchamber orifice (7) into a vacuum chamber (8), and then
6
(b) passing said ions having multiple different mass to charge values to a fragmentation means comprising a collision cell (4) forming a substantially gas-tight enclosure into which a collision gas has been introduced;
7
(c) operating said fragmentation means in a first mode wherein at least a portion of said ions are fragmented to produce daughter ions associated with multiple parent ions of different mass to charge values which are simultaneously present in the collision cell in the first mode;
8
(d) recording a mass spectrum of ions emerging from said fragmentation means operating in said first mode as a high fragmentation mass spectrum with multiple peaks;
9
(e) switching said fragmentation means to operate in a second mode wherein substantially less ions are fragmented;
10
(f) recording a mass spectrum of ions emerging from said fragmentation means operating in said second mode as a low fragmentation mass spectrum with multiple peaks; and
11
(g) repeating steps (c)-(f) a plurality of times without interrupting the acquisition of data.
12
Anspruch 51
in der Verfahrenssprache Englisch mit eingefügter Gliederung:
13
A mass spectrometer comprising:
14
(a) an ion source (1);
15
(b) an ion guide (2);
16
(c) a vacuum chamber (8);
17
(d) an interchamber orifice (7) between the ion guide and vacuum chamber via which ions pass in use from the ion guide (2) into the vacuum chamber (8);
18
(e) a collision cell (4) which receives ions after they have passed into the vacuum chamber, the collision cell forming a substantially gas tight enclosure;
19
(f) the mass spectrometer operable without mass filtering said ions;
20
(g) the collision cell (4) operable in a first mode wherein at least a portion of said unfiltered ions are fragmented to produce daughter ions associated with multiple parent ions of different mass to charge values and a second mode wherein substantially less ions are fragmented; and
21
(h) a mass analyser;
22
characterised in that said mass spectrometer further comprises:
23
(i) a control system which, in use, repeatedly switches said collision cell (4) back and forth between said first and said second modes without interrupting the acquisition of data.
24
Anspruch 1
in deutscher Übersetzung:
25
Massenspektrometrieverfahren mit den Schritten:
26
(a) Bereitstellen einer Ionenquelle (1) zum Erzeugen von Ionen, Transmittieren von Ionen mittels einer Ionenführung (2) und Führen bzw. Leiten von Ionen von der Ionenführung (2) über eine Zwischenkammeröffnung (7) in eine Vakuumkammer (8), und dann
27
(b) Führen bzw. Leiten von Ionen, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Masse-Ladungs-Werten aufweisen, zu Fragmentierungsmitteln mit einer Kollisionszelle (4), welche eine im wesentlichen gasdichte Umhausung bildet, in welche ein Kollisionsgas eingeführt ist;
28
(c) Betreiben der Fragmentierungsmittel in einem ersten Modus, wobei wenigstens ein Anteil der Ionen fragmentiert wird, um Tochterionen zu produzieren, die mit einer Vielzahl von Ausgangsionen mit unterschiedlichen Masse-Ladungs-Werten, die gleichzeitig in der Kollisionszelle in dem ersten Modus anwesend sind, assoziiert sind;
29
(d) Aufzeichnen eines Massenspektrums von Ionen, die aus den Fragmentierungsmitteln, die im ersten Modus arbeiten, austreten, als ein Hochfragmentierungs-Massenspektrum mit einer Vielzahl von Peaks;
30
(e) Umschalten der Fragmentierungsmittel, um in einem zweiten Modus zu arbeiten, in dem im wesentlichen weniger Ionen bzw. wesentlich weniger Ionen fragmentiert werden;
31
(f) Aufzeichnen eines Massenspektrums von Ionen, die aus den Fragmentierungsmitteln, die im zweiten Modus arbeiten, austreten, als ein Niederfragmentierungs-Massenspektrum mit einer Vielzahl von Peaks;
32
(g) Mehrmaliges Wiederholen der Schritte (c) bis (f) ohne Unterbrechung der Akquirierung von Daten.
33
Anspruch 51
in deutscher Übersetzung mit eingefügter Gliederung:
34
Massenspektrometer mit:
35
(a) einer Ionenquelle (1);
36
(b) einer Ionenführung (2)
37
(c) einer Vakuumkammer (8)
38
(d) einer Zwischenkammeröffnung (7) zwischen der Ionenführung und der Vakuumkammer, über welche Ionen bei der Benutzung von der Ionenführung (2) in die Vakuumkammer (8) passieren,
39
(e) einer Kollisionszelle (4), welche Ionen aufnimmt, nachdem sie in die Vakuumkammer passiert sind, wobei die Kollisionszelle eine im wesentlichen gasdichte Umhausung bildet,
40
(f) wobei das Massenspektrometer ohne Massenfilterung der Ionen betreibbar ist,
41
(g) wobei die Kollisionszelle in einem ersten Modus betreibbar ist, bei dem wenigstens ein Teil der ungefilterten Ionen zur Erzeugung von Tochterionen, die mit einer Vielzahl von Ausgangsionen von unterschiedlichen Masse- Ladungs-Werten assoziiert sind, fragmentiert werden, und in einem zweiten Modus, bei dem wesentlich weniger Ionen fragmentiert werden;
42
(h) und einem Massenanalysator;
43
dadurch gekennzeichnet, dass das Massenspektrometer ferner aufweist:
44
(i) ein Steuerungs- bzw. Kontrollsystem, welches bei der Verwendung wiederholt die Kollisionszelle (4) zwischen dem ersten und dem zweiten Modus hin und herschaltet, ohne die Akquirierung von Daten zu unterbrechen.
45
Hinsichtlich des Wortlauts der weiteren Patentansprüche 2 bis 50 und 52 bis 66 wird auf die Patentschrift EP 1 225 618 B3 (DE 601 26 055 T3) verwiesen.
46
Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in vollem Umfang und hilfsweise mit den Hilfsanträgen 1 bis 10.
47
Die Hilfsanträge 1 bis 4 enthalten jeweils Erzeugnis- und Verfahrensansprüche. Die Hilfsanträge 5 bis 9 ergeben sich durch das Streichen der Erzeugnisansprüche jeweils aus dem Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen 1 bis 4, so dass mit den Hilfsanträgen 5 bis 9 lediglich die Verfahren nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 beansprucht werden. Auch Hilfsantrag 10 umfasst lediglich Verfahrensansprüche. Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 4 sind dabei durch Hinzunahme von Merkmalen zum Anspruch 1 des Hauptantrags entstanden, wobei der Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 alle neu in die jeweiligen Ansprüche 1 der vorhergehenden Hilfsanträge aufgenommenen Merkmale umfasst.
48
– Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 hat folgenden Wortlaut:
49
A method of mass spectrometry comprising the steps of:
50
(a) providing an
electrospray ion source (1) for generating ions
from substances elutinq from a
liquid
chromatograph, transmitting ions by an ion guide (2)
selected from the group comprising: (i) a hexapole; (ii) a quadrupole; (iii) an octapole; (iv) a plurality of ring electrodes having substantially constant internal diameters; and (v) a plurality of ring electrodes having substantially tapering internal diameters;
and passing ions from the ion guide (2) via an interchamber orifice (7) into a vacuum chamber (8), and then
51
(b) passing said ions having multiple different mass to charge values to a fragmentation means comprising a collision cell (4) forming a substantially gas-tight enclosure into which a collision gas has been introduced;
52
(c) operating said fragmentation means in a first mode wherein at least a portion of said ions are fragmented to produce daughter ions associated with
and fragmented from
multiple parent ions of different mass to charge values which are simultaneously present in the collision cell in the first mode;
53
(d) recording,
using an orthogonal acceleration time-of-flight mass analyser
, a mass spectrum of ions emerging from said fragmentation means operating in said first mode as a high fragmentation mass spectrum with multiple peaks;
54
(e) switching said fragmentation means to operate in a second mode wherein substantially less ions are fragmented;
55
(f) recording,
using said mass analyser
, a mass spectrum of ions emerging from said fragmentation means operating in said second mode as a low fragmentation mass spectrum with multiple peaks; and
56
(g) repeating steps (c)-(f) a plurality of times without interrupting the acquisition of data
so that sequential high and low fragmentation mass spectra are recorded; generating mass chromatograms for
each of
the daughter and parent ions; and then cross-correlating daughter ions with parent ions by comparing parent ion and daughter ion peaks in said mass chromatograms using an automatic peak comparison software running on a computer in order to associate daughter ions with parent ions based on
closeness of fit
of
their relative elution times
.
57
– Der Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 6 basiert auf dem Anspruch 1 des Hauptantrags (nicht unterstrichene Merkmale) und umfasst die nicht unterstrichenen Merkmale und zusätzlich die einfach unterstrichenen Merkmale des obigen Anspruchs 1.
58
– Der Anspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 7 umfasst die Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 und zusätzlich die doppelt unterstrichenen Merkmale.
59
– Der Anspruch 1 der Hilfsanträge 3 und 8 umfasst die Merkmale des Hilfsantrags 2 und zusätzlich die punktiert unterstrichenen Merkmale.
60
– Der Anspruch 1 der Hilfsanträge 4 und 9 umfasst die Merkmale des Hauptantrags und zusätzlich lediglich die doppelt unterstrichenen Merkmale.
61
– Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 umfasst, wie bereits explizit dargestellt, die Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 und zusätzlich die mit einer Wellenlinie unterstrichenen Merkmale.
62
– Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 ist identisch zu Anspruch 1 des Hauptantrags, d. h. es handelt sich um den geltenden Anspruch 1 des Streitpatents.
63
Der auf ein Erzeugnis gerichtete nebengeordnete Anspruch 48 des Hilfsantrags 3 umfasst alle Merkmale des erteilten nebengeordneten Anspruchs 51 nach Hauptantrag und des jeweiligen nebengeordneten Erzeugnisanspruchs der Hilfsanträge 1, 2 und 4
64
– Der unabhängige Anspruch 48 des Hilfsantrags 3 lautet mit einer Gliederung versehen folgendermaßen:
65
An apparatus comprising a chromatograph and a
mass spectrometer comprising:
66
(a) an ion source (1)
for receiving substances eluting over a period of time from said chromatograph;
67
(b) an ion guide (2)
selected from the group comprising: (i) a hexapole; (ii) a quadrupole; (iii) an octapole; (iv) a plurality of ring electrodes having substantially constant internal diameters; and (v) a plurality of ring electrodes having substantially tapering internal diameters
;
68
(c) a vacuum chamber (8);
69
(d) an interchamber orifice (7) between the ion guide and vacuum chamber via which ions pass in use from the ion guide (2) into the vacuum chamber (8);
70
(e) a collision cell (4) which receives ions after they have passed into the vacuum chamber, the collision cell forming a substantially gas tight enclosure;
71
(f) the mass spectrometer operable without mass filtering said ions;
72
(g) the collision cell (4) operable in a first mode wherein at least a portion of said unfiltered ions are fragmented to produce daughter ions associated with multiple parent ions of different mass to charge values and a second mode wherein substantially less ions are fragmented;
73
(h) a
orthogonal acceleration time-of-flight
mass analyser;
and
74
(i) a control system which, in use, repeatedly switches said collision cell (4) back and forth between said first and said second modes without interrupting the acquisition of data;
75
(j)
the apparatus further comprising a computer provided with an automatic peak comparison software program operable to cross-correlate daughter ions with parent ions by comparing parent ion and daughter ion peaks in mass chromatograms generated using the apparatus in order to associate daughter ions with parent ions based on their relative elution times
.
76
– Der Anspruch 48 des Hilfsantrags 1 basiert auf dem Anspruch 51 des Hauptantrags und umfasst die nicht unterstrichenen Merkmale und zusätzlich die einfach unterstrichenen Merkmale des obigen Anspruchs 48.
77
– Der Anspruch 48 des Hilfsantrags 2 umfasst die Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 und zusätzlich das doppelt unterstrichene Merkmal.
78
– Der Anspruch 48 des Hilfsantrags 3 umfasst die Merkmale des Hilfsantrags 2 und zusätzlich die punktiert unterstrichenen Merkmale.
79
– Der Anspruch 51 des Hilfsantrags 4 basiert auf dem Anspruch 51 des Hauptantrags und umfasst die nicht unterstrichenen Merkmale und zusätzlich lediglich das doppelt unterstrichene Merkmal des obigen Anspruchs.
80
Die Klägerin begründet die Klage mit dem Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit, insbesondere der fehlenden Neuheit. Schriftsätzlich hat die Klägerin die weiteren Nichtigkeitsgründe der mangelnden Ausführbarkeit sowie der unzulässigen Erweiterung insbesondere hinsichtlich der Hilfsanträge geltend gemacht.
81
Sie stützt ihr Vorbringen auf die nachstehend genannten Dokumente:
82
HLNK1 urspr. Streitpatentschrift EP 1 225 618 B1
83
HLNK1a DE 601 26 055 T2 als deutsche Übersetzung der ursprünglichen StreitpatentschriftHLNK2 geänderte Streitpatentschrift EP 1 225 618 B3 (Streitpatent)HLNK2a DE 601 26 055 T3 als deutsche Übersetzung der geänderten StreitpatentschriftHLNK3 EP 1 225 618 A2 (Offenlegungsschrift der Anmeldung)HLNK3b ursprünglich eingereichte Beschreibung des Streitpatents als Ergänzung zur Offenlegungsschrift EP 1 225 618 A2HLNK4 Registerauszug über das Streitpatent vom 24. November 2015HLNK5 Merkmalsanalyse der nebengeordneten Ansprüche 1 und 51HLNK6 Josephs, Characterization of Over-the-counter Cough/Cold Medications by Liquid Chromatography/Electrospray Mass Spectrometry, Rapid Communications in Mass Spectrometry, Bd. 9, 1270-1274, 1995HLNK7 Haller, Mirza, Chait, Collision Induced Decomposition of Peptides. Choice of Collision Parameters, J Am Soc Mass Spectrom 1996, 677-681, 1996HLNK8 Bruins, Covey, Henion, Ion Spray Interface for Combined Liquid Chromatography/Atmospheric Pressure Ionization Mass Spectrometry, Analytical Chemistry, Bd. 59, Nr. 22, 2642-2646, 1987HLNK9 US 5 206 508 A
84
HLNK10 US 6 011 259 AHLNK11a Prioritätsdokument GB 0014062 des Streitpatents (9. Juni 2000)
85
HLNK11b Prioritätsdokument GB 0101048 des Streitpatents (15. Januar 2001)HLNK11c Prioritätsdokument GB 0105227 des Streitpatents (2. März 2001)HLNK12 EP 1 638 133 A2 als Offenlegungsschrift einer Teilungsanmeldung zum StreitpatentHLNK13 Abschrift des Beschränkungsantrages der Patentinhaberin an das EPA vom 11. Dezember 2013HLNK14 Bogusz et al., „Poor reproducibility of in-source collisional atmospheric pressure ionization mass spectra of toxicologically relevant drugs”, Journal of Chromotography A, 844 (1999) 409-418HLNK15 Mc Luckey, „Principles of Collisional Activation in Analytical Mass Spectronomy“, J Am Soc Mass Spectrom 1992, 599-614HLNK16 EP 0 898 297 A2HLNK17 Watson, „Introduction to mass spectronomy, 3. Aufl., 1997, Kapitel 14 und 20, Appendix, Subject IndexHLNK18 Hoffman et al., „Bioprospecting for Taxol in Angiosperm Plant Extracts“, Spectroscopy 13(8), S. 22-32HLNK19 Yu et al., „Identification of In Vitro Metabolites of Indinavir by „Intelligent Automated LC-MS/MS“ (INTAMS) Utilizing Triple Quadruple Tandem Mass Spectrometry”, J Am Soc Mass Spectrom 1999, 10, 175-183HLNK20 Barofsky, „Mass Spectrometric Analyses in Agriculture and Natural Product Research“, Brazilian Journal of Physics, volume 29, number 3, September 1999
86
HLNK21 Watson, „Introduction to Mass Spectrometry, 3. Aufl., 1997, Kapitel 5 betreffend MS/MSHLNK22 WO 99/58951 A1HLNK23 US 5 969 228 AHLNK24 Borchers et al., Preliminary comparison of precursor scans and liquid chromatography-tandem mass spectrometry on a hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometer”, J. Chromatogr. A 854 (1999), 119-130HLNK25 Stein, „An Integrated Method for Spectrum Extraction and Compound Identification from Gas Chromatography/Mass Spectrometry Data“, J Am Soc Mass Spectrom 1999, 770-781HLNK26 „Method 8260B: Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)” CD-ROM, 8260B-1, 8260B-14 bis 8260B-24, 8260B-37 bis 8260B-40, Revision 2, December 1996.
87
Die Klägerin macht geltend, die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 51 seien gegenüber den Druckschriften HLNK6, HLNK7, HLNK8, HLNK9 und HLNK10 nicht neu. Außerdem fehle es den Patentansprüchen 1 und 51 an einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Druckschrift HLNK6 in Verbindung mit den Druckschriften HLNK14 und HLNK15; HLNK7 in Verbindung mit HLNK24 oder HLNK16; HLNK9 in Verbindung mit HLNK16, ausgehend von HLNK8 in Verbindung mit HLNK17, HLNK18 bzw. HLNK19. Die Zusatzmerkmale der abhängigen Ansprüche 35 bis 37 seien aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften HLNK6, HLNK7, HLNK8, HLNK9 und HLNK10 bzw. HLNK18, HLNK20, HLNK21, 22, 23 bekannt oder durch diesen nahegelegt bzw. beruhten auf fachmännischem Handeln. Außerdem könne das Streitpatent die Priorität der Voranmeldungen nicht beanspruchen, da diesen die Angabe „ohne Unterbrechung der Akquirierung von Daten“, die im Beschränkungsverfahren in den Anspruch 1 aufgenommen worden war, nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden könne. Daher nehme die Teilanmeldung HLNK12, die die Priorität zu Recht in Anspruch nehme, die Gegenstände der Ansprüche 1 und 51 neuheitsschädlich vorweg (poisonous divisional).
88
Die Hilfsanträge enthielten unzulässige Erweiterungen, sie offenbarten die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne und sie seien gegenüber dem bereits erläuterten Stand der Technik ebenfalls nicht patentfähig.
89
Die Klägerin stellt den Antrag,
90
das europäische Patent 1 225 618 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
91
Die Beklagte stellt den Antrag,
92
die Klage abzuweisen,
93
hilfsweise unter Klageabweisung im Übrigen das europäische Patent 1 225 618 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass seine Ansprüche die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 9 vom 20. März 2017 sowie Hilfsantrag 10 vom 28. April 2017, in dieser Reihenfolge, erhalten.
94
Die Beklagte erklärt, dass sie die geltenden Patentansprüche und die Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze ansieht, die sie jeweils in ihrer Gesamtheit beansprucht.
95
Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin in allen wesentlichen Punkten entgegen. Die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 51 seien gegenüber dem vorgelegten Stand der Technik neu und beruhten auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Insbesondere gebe keine der Druckschriften, die unterschiedliche Funktionsprinzipien beträfen, einen Hinweis bezüglich des erfindungswesentlichen Merkmals, in einem einzigen Experiment durch eine Variation der Fragmentierungsenergie in einer im Wesentlichen ungefiltert befüllten Kollisionszelle sämtliche Ausgangs- und Tochterionen zu jedem Zeitpunkt zu erfassen. Jedenfalls aber seien die Ansprüche der Hilfsanträge neu und für den Fachmann nicht naheliegend.
96
Die Beklagte hat zur Stützung ihrer Argumentation auf folgende Druckschriften hingewiesen
97
W1 de Hoffmann: „Tandem Mass Spectrometry: a Primer“, Journal of Mass Spectrometry, Vol. 31, 129-137 (1996)
98
W2 Chapmann (ed.): Methods in Molecular Biology, Mass Spectrometry of Proteins and Peptides, Humanna Press, Totowa, New Jersey, 2000, S. 17-26.
99
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
